- Le licenze obbligatorie sono concesse con decreto motivato dell'UIBM.
- La licenza è non esclusiva e non trasferibile separatamente dall'azienda.
- Il licenziatario è tenuto al pagamento di un equo compenso al titolare.
- La concessione può essere subordinata a condizioni e cauzioni a garanzia dell'effettivo sfruttamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 72 CPI — Disposizioni comuni
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70, 70-bis e 71 , deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell’invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l’azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l’esercizio, anche da parte del licenziatario, dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l’estensione dei diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l’ambito la durata, le modalità per l’attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell’articolo
80. 8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. Nei casi di cui all’articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo .
9. Per la modificazione del compenso si applica l’articolo
80. 10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l’uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
Commento
L'articolo 72 CPI detta le disposizioni comuni applicabili alle licenze obbligatorie sui brevetti, completando la disciplina specifica dettata dagli articoli 70 (licenza per mancata attuazione), 70 bis (emergenza sanitaria) e 71 (brevetto dipendente). La norma codifica i caratteri strutturali dell'istituto, fissando le regole procedurali e sostanziali comuni alle diverse fattispecie.
La procedura di concessione
La licenza obbligatoria è concessa con decreto motivato dell'UIBM, all'esito di un procedimento contraddittorio nel quale sono sentiti il richiedente e il titolare del brevetto. La motivazione deve dare conto della sussistenza dei presupposti specifici previsti dalla disposizione applicabile e della valutazione delle eventuali giustificazioni del titolare. Il decreto può essere impugnato dinanzi alla Commissione dei ricorsi e, successivamente, al giudice ordinario competente.
Il carattere non esclusivo
Per espressa previsione normativa, la licenza obbligatoria è sempre non esclusiva: il titolare del brevetto conserva la facoltà di concedere altre licenze, volontarie o obbligatorie, e di attuare direttamente l'invenzione. La regola tutela il principio di concorrenza, evita la sostituzione del licenziatario al titolare e mantiene la centralità di quest'ultimo nello sfruttamento del proprio diritto.
L'incedibilità separata
La licenza obbligatoria non può essere ceduta separatamente dall'azienda del licenziatario, o dal ramo di azienda in cui essa è impiegata. Tale regola evita il commercio speculativo delle licenze obbligatorie e garantisce che esse rimangano funzionali allo sfruttamento industriale concreto, in coerenza con la ratio dell'istituto. La cessione dell'azienda comporta il trasferimento della licenza al cessionario, salvo opposizione del titolare per giustificati motivi.
L'equo compenso
Il licenziatario è tenuto al pagamento di un equo compenso al titolare. La sua determinazione è effettuata dall'UIBM in sede di concessione, ovvero, in caso di mancato accordo successivo, da un collegio arbitrale o dal giudice ordinario. I parametri di riferimento includono il valore commerciale dell'invenzione, le royalties di mercato per tecnologie analoghe, l'entità degli investimenti del titolare, la prospettiva di sfruttamento del licenziatario. Il compenso può essere fissato in misura percentuale sul fatturato, in somma forfetaria o con criteri misti.
Condizioni e cauzioni
La concessione può essere subordinata a condizioni specifiche, finalizzate a garantire l'effettivo sfruttamento dell'invenzione: ad esempio, l'obbligo di iniziare la produzione entro un termine prestabilito, il rispetto di standard qualitativi minimi, la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale. L'UIBM può inoltre richiedere il rilascio di una cauzione a garanzia del rispetto delle condizioni e del pagamento dell'equo compenso, evitando concessioni puramente nominali.
Revoca e modifica
La licenza obbligatoria può essere revocata o modificata, con la procedura dell'art. 73 CPI, quando vengano meno le ragioni che ne hanno motivato la concessione o quando il licenziatario non rispetti le condizioni imposte. La revoca tutela il titolare contro l'abuso dello strumento e contro l'inerzia del licenziatario, restituendo al primo la piena esclusiva sul brevetto.
Domande frequenti
La licenza obbligatoria è esclusiva?
No, è sempre non esclusiva: il titolare può concedere altre licenze o attuare direttamente l'invenzione.
Posso cedere la licenza obbligatoria a un terzo?
Solo unitamente all'azienda o al ramo di azienda in cui viene impiegata; la cessione separata è vietata per evitare il commercio speculativo delle licenze.
Chi fissa l'equo compenso?
Inizialmente l'UIBM in sede di concessione, salva la facoltà delle parti di rivolgersi al collegio arbitrale o al giudice per la determinazione successiva.
Vedi anche