- Decorsi tre anni dalla concessione o quattro dal deposito, chiunque può chiedere all'UIBM una licenza obbligatoria per mancata attuazione.
- Il richiedente deve dimostrare di aver tentato senza successo di ottenere una licenza volontaria a condizioni eque.
- La licenza obbligatoria è non esclusiva e prevede un equo compenso al titolare.
- Il titolare può evitarne la concessione dimostrando giustificati motivi del mancato adempimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 CPI — Licenza obbligatoria per mancata attuazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l’abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare l’invenzione. Il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.
Commento
L'articolo 70 CPI disciplina la concessione di licenze obbligatorie per mancata attuazione del brevetto, completando il regime dell'onere di attuazione previsto dall'art. 69 CPI. Si tratta di uno strumento volto a sanzionare l'abuso del monopolio brevettuale e a stimolare l'effettivo sfruttamento delle invenzioni protette, a beneficio del progresso tecnico e dell'accesso del mercato ai prodotti innovativi.
Presupposti della licenza obbligatoria
La licenza obbligatoria può essere richiesta quando, decorsi tre anni dalla concessione o quattro anni dalla data di deposito (se quest'ultimo termine scade successivamente), il brevetto non sia stato attuato in misura sufficiente a soddisfare la domanda del mercato nazionale. Si tratta di una verifica oggettiva, che tiene conto della reale disponibilità del prodotto sul mercato italiano, valutata sia in termini quantitativi sia di copertura geografica.
Il previo tentativo di licenza volontaria
Il richiedente deve dimostrare di aver previamente tentato, senza successo, di ottenere dal titolare una licenza volontaria a condizioni eque. La negoziazione preventiva è condizione di ammissibilità della richiesta di licenza obbligatoria, in linea con il principio di sussidiarietà dello strumento: la licenza obbligatoria è ultima ratio, applicabile solo quando il titolare rifiuti o ponga condizioni inaccettabili rispetto alla prassi di mercato.
La procedura presso l'UIBM
La richiesta è presentata all'UIBM, che istruisce il procedimento contraddittoriamente con il titolare. La licenza è concessa con decreto motivato, sentito il parere della Commissione dei ricorsi. La decisione fissa la durata, l'ambito, il territorio e l'equo compenso a favore del titolare. Avverso il decreto è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi e, successivamente, al giudice ordinario.
Caratteristiche della licenza
La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva: il titolare conserva la possibilità di concedere licenze ad altri o di attuare egli stesso il brevetto. Non è cedibile separatamente dall'azienda del licenziatario, salvo accordo con il titolare. Il licenziatario è tenuto a corrispondere un equo compenso, fissato dall'UIBM tenendo conto della natura dell'invenzione, dell'importanza economica, della prassi delle royalties nel settore e degli investimenti del titolare.
I giustificati motivi
Il titolare può evitare la concessione della licenza obbligatoria dimostrando giustificati motivi del mancato adempimento: ostacoli amministrativi, difficoltà tecniche oggettive, regolamentazioni di settore che hanno ritardato l'avvio della produzione (frequenti in ambito farmaceutico per le procedure AIC), eventi di forza maggiore. La giustificazione richiede una prova rigorosa e tempestiva.
Casi speciali e licenze obbligatorie incrociate
L'art. 71 CPI prevede un meccanismo specifico per le licenze obbligatorie incrociate quando un brevetto dipendente non possa essere attuato senza ledere un brevetto anteriore. L'art. 70 bis CPI ha introdotto un regime particolare per le emergenze nazionali sanitarie, con procedura semplificata. Sono inoltre previste licenze obbligatorie nel quadro internazionale per l'esportazione di farmaci verso Paesi in via di sviluppo (Regolamento UE 816/2006).
Domande frequenti
Quando posso chiedere una licenza obbligatoria?
Dopo tre anni dalla concessione del brevetto o quattro dal deposito, se il brevetto non è attuato in misura sufficiente al mercato nazionale e se il titolare rifiuta una licenza volontaria a condizioni eque.
La licenza obbligatoria è esclusiva?
No, è sempre non esclusiva: il titolare conserva la facoltà di concedere altre licenze o di attuare direttamente il brevetto.
Devo pagare al titolare un compenso?
Sì, l'UIBM fissa un equo compenso sulla base della natura dell'invenzione, della sua importanza economica e della prassi delle royalties nel settore.
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