- La domanda di rinnovazione di marchio deve essere proposta dal titolare o dal suo avente causa, eventualmente tramite mandatario.
- Per marchi originati da trasformazione di domande UE o registrazioni internazionali, gli effetti decorrono dalla data della prima domanda comunitaria o internazionale.
- La domanda di rinnovazione può riguardare solo una parte dei prodotti o servizi del marchio originario.
- La rinnovazione assicura continuità della protezione decennale del marchio salvaguardando la data di priorità iniziale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159 CPI — Domanda di rinnovazione di marchio
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo
201. 4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell’Unione europea o di un marchio dell’Unione europea , presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 , sul marchio dell’Unione europea e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea o dalla data di registrazione internazionale.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
Commento
L'articolo 159 disciplina la domanda di rinnovazione del marchio, atto procedurale essenziale per la continuità della protezione decennale del segno distintivo. La norma definisce la legittimazione attiva, le modalità formali e le particolarità per i marchi derivanti da procedure UE o internazionali, garantendo flessibilità anche per rinnovazioni parziali.
La legittimazione alla rinnovazione
La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. La regola è chiara: il marchio appartiene al titolare iscritto presso l'UIBM, ed è lui a poter richiedere la rinnovazione. L'avente causa, ad esempio cessionario o successore, può a sua volta presentare la domanda dopo aver formalizzato il passaggio del titolo tramite trascrizione. Senza titolarità accertata, la rinnovazione non può essere ottenuta validamente.
L'eventuale mandatario
Quando vi è mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201. La regola assicura la legittimazione professionale del rappresentante: la rinnovazione, come tutti gli atti procedurali presso l'UIBM, può essere gestita da consulenti in proprietà industriale o altri soggetti abilitati. L'atto di nomina formalizza il mandato e consente all'UIBM di accettare validamente le comunicazioni e le richieste dal rappresentante.
I marchi da trasformazione di domande UE
Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea, presentata ai sensi del regolamento sul marchio dell'Unione europea, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono dalla data di deposito della domanda di marchio UE. La regola si applica analogamente alle trasformazioni da registrazioni internazionali ai sensi del Protocollo di Madrid. La conservazione della data originaria è essenziale per non penalizzare il richiedente che ha subito la conversione del titolo internazionale o comunitario in nazionale italiano.
La rinnovazione e le anteriorità
La data di decorrenza degli effetti della rinnovazione è determinante per la posizione di anteriorità del marchio. Se la rinnovazione mantenesse la data di trasformazione anziché quella della domanda originaria, il marchio italiano avrebbe una posizione di anteriorità più debole rispetto al sistema da cui proviene. La regola garantisce equivalenza sostanziale tra la durata della protezione italiana e quella del titolo originario, in coerenza con il principio della continuità di protezione attraverso i diversi sistemi.
La rinnovazione parziale
Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi. La regola consente al titolare di abbandonare strategicamente alcune classi di protezione che non sono più di interesse commerciale, riducendo i costi di mantenimento e limitando la propria esposizione a contestazioni di mancato uso per prodotti effettivamente non utilizzati. La rinnovazione parziale è strumento essenziale di gestione del portafoglio marchi nel medio-lungo periodo.
Domande frequenti
Chi può chiedere la rinnovazione del marchio?
Il titolare del marchio o il suo avente causa, ad esempio cessionario o successore. L'avente causa deve aver formalizzato il passaggio del titolo tramite trascrizione presso l'UIBM per essere considerato titolare ai fini della rinnovazione.
Si può rinnovare solo per alcuni prodotti?
Sì, se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate riguardano solo una parte dei prodotti o servizi, la registrazione viene rinnovata solo per quelli specifici. È strumento utile per ridurre i costi e limitare l'esposizione a contestazioni di mancato uso.
Cosa accade per i marchi derivanti da trasformazione di domande UE?
Gli effetti della prima registrazione ai fini della rinnovazione decorrono dalla data della domanda di marchio UE originaria, non da quella della trasformazione. La regola tutela la continuità della protezione attraverso i diversi sistemi e mantiene la posizione di anteriorità del titolare.
Vedi anche