- Ogni domanda di registrazione deve avere per oggetto un solo marchio: in caso di più marchi, l'UIBM invita l'interessato a limitare a uno solo.
- Il richiedente può presentare per i marchi rimanenti altrettante domande con effetto dalla data della domanda primitiva.
- La domanda con più prodotti o servizi può essere divisa dal richiedente in più domande parziali in vari momenti procedurali.
- Le domande parziali conservano la data di deposito originaria e il beneficio della priorità eventualmente rivendicata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 158 CPI — Divisione della domanda di registrazione di marchio
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi: a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio; b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio; c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio .
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. 5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.
Commento
L'articolo 158 disciplina la divisione della domanda di registrazione di marchio, configurando un sistema flessibile che consente al richiedente di gestire strategicamente il portafoglio dei propri marchi e dei prodotti o servizi protetti. La norma riflette esigenze pratiche emerse nella prassi: l'unicità formale del deposito non deve costituire un vincolo rigido che impedisca operazioni di articolazione successive.
Il principio di unicità del marchio
Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. La regola riflette un principio formale: a ciascuna domanda corrisponde un singolo segno distintivo, soggetto a esame autonomo e a procedimento separato. Se la domanda riguarda più marchi, l'UIBM invita l'interessato a limitarla a uno solo. La regola assicura chiarezza procedurale e tutela dell'autonomia di ciascun marchio nei successivi sviluppi procedurali (oppositi, ricorsi, contenziosi).
La presentazione delle domande successive con effetto retroattivo
Quando il richiedente è invitato a limitare la domanda a un solo marchio, ha la facoltà di presentare per i marchi rimanenti altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. La regola tutela il richiedente da preclusioni temporali: l'errore originario di includere più marchi in un'unica domanda non comporta perdita di priorità per quelli scorporati, ma può essere sanato con un'iniziativa specifica che mantiene la data di deposito originaria.
La divisione della domanda con più prodotti
Ogni domanda con più prodotti o servizi può essere divisa dal richiedente in più domande parziali. Si tratta di un'opzione strategica importante: il richiedente può separare l'iter procedurale di prodotti o servizi diversi quando ciò è funzionale alla propria strategia commerciale. Ad esempio, può procedere rapidamente con la registrazione per i prodotti non contestati, isolando in una domanda separata quelli oggetto di opposizione o di esame più complesso.
Le finestre procedurali per la divisione
La divisione è ammessa in tre momenti specifici: prima della decisione dell'UIBM relativa alla registrazione del marchio, durante la procedura di opposizione alla decisione UIBM, durante la procedura di ricorso contro la decisione di registrazione. Le tre finestre coprono l'intera vita procedurale del deposito: dalla fase istruttoria iniziale al contenzioso opposizione fino al ricorso. La regola assicura che la facoltà di divisione resti disponibile nei momenti in cui può effettivamente servire alla strategia del richiedente.
La conservazione della data di deposito
Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. La regola è cruciale per l'efficacia dello strumento: senza conservazione della data, la divisione perderebbe senso strategico, perché esporrebbe il richiedente a successive anteriorità formatesi nel frattempo. La conservazione della priorità garantisce che la divisione sia operazione neutra rispetto al regime delle anteriorità, consentendo al richiedente di articolare il proprio portafoglio senza pregiudicare la posizione complessiva. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio in casi specifici.
Domande frequenti
Si possono depositare più marchi in un'unica domanda?
No, ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. Se la domanda ne contiene più, l'UIBM invita a limitarla a uno, ma il richiedente può presentare per i rimanenti altrettante domande con effetto retroattivo alla data della domanda originaria.
Si può dividere una domanda con più prodotti?
Sì, il richiedente può dividere la domanda in più domande parziali, ripartendo i prodotti o servizi. È ammesso prima della decisione UIBM, durante l'opposizione e durante il ricorso. Le domande parziali conservano la data di deposito originaria.
La divisione fa perdere la priorità rivendicata?
No, le domande parziali conservano sia la data di deposito iniziale sia il beneficio del diritto di priorità eventualmente rivendicato. La divisione è quindi un'operazione neutra rispetto al sistema delle anteriorità, utile per articolazioni strategiche.
Vedi anche