- L'art. 121 disciplina la ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di proprietà industriale.
- Spetta all'attore la prova della violazione del proprio diritto.
- Sono previste agevolazioni probatorie in caso di violazione di brevetti di procedimento.
- Il convenuto può essere chiamato a provare la legittima origine dei propri prodotti.
- Il sistema favorisce l'effettività della tutela bilanciando le posizioni delle parti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 121 CPI — Ripartizione dell’onere della prova
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell’uso del marchio a norma dell’articolo 24.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 121 Cod. Amb. — Piani di tutela delle acque
- Art. 121 D.Lgs. 209/2005 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
- Art. 121 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con le fondazioni bancarie
- Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso
- Articolo 121 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili
Commento
L'art. 121 disciplina la ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di proprietà industriale, una delle questioni tecnicamente più delicate del processo civile. La proprietà industriale presenta peculiarità che rendono particolarmente difficile per l'attore raccogliere le prove necessarie: i fatti illeciti si verificano spesso in luoghi inaccessibili (stabilimenti produttivi, magazzini), riguardano aspetti tecnici complessi e si svolgono nel tempo. La normativa prevede di conseguenza alcune agevolazioni probatorie.
Il principio generale
Il punto di partenza è il principio classico: l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e la sua violazione. Chi agisce per contraffazione deve dimostrare di essere titolare di un valido diritto di proprietà industriale e che il convenuto ha posto in essere una condotta che integra violazione. È una regola coerente con i principi generali del codice di procedura civile.
Agevolazioni per i brevetti di procedimento
Una significativa agevolazione riguarda i brevetti di procedimento, ossia quelli che tutelano un metodo per ottenere un determinato prodotto. In queste ipotesi, una volta provato che il prodotto fabbricato dal convenuto è identico a quello che si ottiene con il procedimento brevettato, si può presumere che il convenuto abbia utilizzato il procedimento tutelato, salvo prova contraria. È un ribaltamento dell'onere giustificato dall'enorme difficoltà di provare, dall'esterno, quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato in uno stabilimento produttivo.
La prova contraria del convenuto
Il convenuto, in queste ipotesi, può superare la presunzione provando di aver utilizzato un procedimento diverso da quello brevettato. La prova può essere documentale (descrizione tecnica del proprio procedimento, brevetti propri, segreti aziendali) o testimoniale (deposizioni di personale tecnico). È una prova in linea generale complessa, ma non impossibile: chi opera lecitamente dispone tipicamente di documentazione interna che descrive i propri processi produttivi.
Prova della legittima origine
In materia di contraffazione, il convenuto può essere chiamato a provare la legittima origine dei propri prodotti: chi ha distribuito o detenuto beni che si assumono contraffattori può dover dimostrare la regolarità della propria filiera di approvvigionamento, in particolare la presenza di un produttore o di un titolare legittimo a monte. È una regola che riequilibra il vantaggio informativo dei convenuti rispetto a titolari che operano dall'esterno.
Strumenti istruttori
Il sistema della prova è completato dagli strumenti istruttori previsti negli articoli successivi: descrizione, sequestro, consulenza tecnica preventiva, diritto d'informazione. Sono mezzi che consentono al titolare di acquisire prove altrimenti inaccessibili, sotto il controllo del giudice e con le garanzie del contraddittorio. La proprietà industriale è un settore in cui l'istruttoria preventiva è in linea generale decisiva per l'esito del giudizio.
Strategia processuale
La gestione dell'onere della prova è uno snodo strategico per le parti. Per l'attore, è essenziale raccogliere prima della causa il maggior numero possibile di prove documentali e tecniche, eventualmente con il supporto di consulenti specializzati. Per il convenuto, è altrettanto importante predisporre per tempo una documentazione interna ordinata, capace di sostenere la prova contraria in caso di contestazione.
Domande frequenti
Su chi grava l'onere della prova in caso di contraffazione?
In linea generale sull'attore, che deve provare la titolarità del proprio diritto e la sua violazione. Sono però previste agevolazioni probatorie specifiche, particolarmente in materia di brevetti di procedimento, dove opera una presunzione di utilizzazione del procedimento brevettato.
Cosa accade in caso di brevetto di procedimento?
Provata l'identità del prodotto fabbricato dal convenuto con quello che si otterrebbe con il procedimento brevettato, si presume che il convenuto abbia utilizzato tale procedimento. Spetta al convenuto provare di aver utilizzato un procedimento diverso.
Il distributore deve provare l'origine dei prodotti?
Sì, in caso di contestazione di contraffazione il distributore può essere chiamato a provare la legittima origine dei propri prodotti, in particolare la presenza di un produttore o titolare legittimo a monte della filiera di approvvigionamento.
Vedi anche