Art. 122 bis CPI – (Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario)

L'art. 122-bis disciplina la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione, colmando un vuoto storicamente avvertito nella tutela dei diritti di proprietà industriale. Per molto tempo si era discusso se il licenziatario, pur essendo titolare di un diritto di sfruttamento, potesse agire autonomamente contro i contraffattori. L'articolo introduce regole precise e bilanciate.

Il licenziatario esclusivo

Il licenziatario esclusivo gode di una posizione qualificata: ha ottenuto dal titolare l'esclusiva nello sfruttamento della privativa in un determinato territorio o per determinate categorie di prodotti. La contraffazione lo danneggia direttamente, perché erode il mercato che ha ottenuto in esclusiva. La normativa gli riconosce di conseguenza la legittimazione autonoma ad agire, salvo che il contratto disponga diversamente. È una soluzione coerente con la realtà economica del rapporto.

Il licenziatario non esclusivo

Diverso il caso del licenziatario non esclusivo, che condivide lo sfruttamento del diritto con il titolare e con altri possibili licenziatari. La sua posizione è meno qualificata e l'eventuale azione di contraffazione potrebbe interferire con le strategie del titolare. La regola generale è che il licenziatario non esclusivo agisce con il consenso del titolare, salvo che il contratto preveda diversamente. È una soluzione di bilanciamento, che tutela l'unitarietà strategica del titolare evitando azioni scoordinate.

Eccezioni alla regola

L'articolo prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche in assenza del consenso del titolare. Tipicamente si tratta di situazioni in cui il titolare, pur informato della violazione, non agisce in un termine ragionevole e il licenziatario subisce un pregiudizio significativo dall'inerzia. È un meccanismo che evita che il licenziatario sia ostaggio dell'inattività del titolare e che la tutela sostanziale del diritto sia compromessa da scelte di mero opportunismo.

Risarcimento dei danni propri

Quando il licenziatario agisce, in qualunque forma, può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione del proprio diritto di sfruttamento. Si tratta tipicamente del lucro cessante derivante dalla perdita di vendite, dell'erosione di quote di mercato, dei costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Il licenziatario non agisce per il danno del titolare, ma per il proprio.

Coordinamento con l'azione del titolare

Quando licenziatario e titolare agiscono entrambi, le rispettive azioni devono coordinarsi per evitare duplicazioni e contraddizioni. In linea generale è prevista la riunione dei procedimenti o l'intervento del titolare nel giudizio del licenziatario, in modo da garantire una decisione unitaria che tenga conto degli interessi di entrambi.

Rilevanza pratica

La norma ha grande rilevanza pratica nei contesti distributivi internazionali, dove i titolari concedono spesso licenze a partner locali che operano sul mercato e che, di conseguenza, sono i primi a percepire eventuali contraffazioni. Riconoscere al licenziatario la facoltà di agire - almeno nei casi qualificati - significa garantire una tutela più rapida ed efficace del diritto, in armonia con la concreta organizzazione delle reti distributive.