- L'art. 122 individua la legittimazione attiva nelle azioni di nullità e decadenza.
- Sono in linea generale legittimati chiunque vi abbia interesse e l'autorità pubblica.
- Per alcune cause di nullità è prevista una legittimazione più ristretta.
- Il pubblico ministero può intervenire nei casi previsti.
- L'azione di nullità può essere proposta in via principale o riconvenzionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 CPI — Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’ articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. 2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.
3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424 , o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.
4. L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. 4-bis. L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo
184-bis. 4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’ articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile .
5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.
Commento
L'art. 122 disciplina la legittimazione attiva alle azioni di nullità e decadenza dei titoli di proprietà industriale. È una norma di portata generale che individua chi possa agire per rimuovere dal sistema un titolo invalido o decaduto. Le scelte legislative riflettono un bilanciamento tra l'interesse del titolare alla stabilità del proprio diritto e l'interesse del mercato alla rimozione di titoli illegittimi.
Il principio dell'interesse
La regola generale è quella della legittimazione ampia: chiunque vi abbia interesse può agire. L'interesse rilevante è quello concreto e attuale all'eliminazione del titolo, tipicamente proprio dei concorrenti diretti del titolare, ma anche di altri operatori del mercato che subiscano un pregiudizio dall'esistenza del titolo. Non è richiesta una contiguità soggettiva particolare: è sufficiente la dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante.
Legittimazione ristretta per alcune cause
Per alcune specifiche cause di nullità — tipicamente quelle che tutelano interessi particolari — la legittimazione è ristretta. Ad esempio, la nullità per difetto di titolarità può essere proposta solo dal soggetto che si assume vero titolare. È una scelta coerente: l'eliminazione del titolo per ragioni di appartenenza non interessa il mercato in generale, ma solo il soggetto leso nella propria titolarità.
Il pubblico ministero
Il pubblico ministero può intervenire o agire nei casi previsti dalla normativa. Si tratta di ipotesi specifiche, in cui l'interesse pubblico alla regolarità del sistema della proprietà industriale giustifica un intervento autonomo dell'organo pubblico. Tipicamente la legittimazione del PM è collegata a situazioni di particolare gravità o di rilievo collettivo.
L'autorità competente
L'autorità amministrativa competente — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o autorità analoga — può in alcuni casi promuovere autonomamente azioni di nullità o decadenza, quando emergano elementi che mettano in discussione la validità di un titolo. È una funzione di garanzia del registro, esercitata dall'autorità che ha competenza istituzionale sulla materia.
Azione principale e riconvenzionale
L'azione di nullità o decadenza può essere proposta in via principale, come autonoma domanda giudiziale, oppure in via riconvenzionale all'interno di un giudizio di contraffazione. La seconda è in linea generale la modalità più frequente: chi è citato per aver violato il titolo altrui si difende contestando la validità del titolo stesso, rovesciando l'onere probatorio del controparte. È una strategia classica del contenzioso di proprietà industriale.
Effetti della pronuncia
Le pronunce di nullità o decadenza producono effetti erga omnes: una volta dichiarate, eliminano il titolo dal sistema per tutti i soggetti del mercato. È un effetto demolitorio significativo che giustifica la latitudine della legittimazione ad agire e che impone particolare attenzione nella valutazione preliminare della fondatezza dell'azione.
Strategia processuale
La scelta della legittimazione attiva e della modalità di proposizione (principale o riconvenzionale) è una decisione strategica che incide sui tempi e sulle prospettive del giudizio. La via riconvenzionale è in linea generale più rapida ed efficace come strumento difensivo; la via principale può essere preferita quando si intenda "ripulire" il proprio mercato di riferimento dalla presenza di titoli ritenuti invalidi, anche prima di subire azioni di contraffazione.
Domande frequenti
Chi può proporre l'azione di nullità di un titolo?
In linea generale chiunque vi abbia interesse: concorrenti, operatori del mercato pregiudicati dal titolo, soggetti citati in giudizio per contraffazione. Per alcune specifiche cause di nullità la legittimazione è ristretta a soggetti determinati.
Il pubblico ministero può agire?
Sì, nei casi previsti dalla normativa. Si tratta di ipotesi specifiche in cui l'interesse pubblico alla regolarità del sistema giustifica un intervento autonomo dell'organo pubblico, tipicamente collegate a situazioni di particolare gravità o rilievo collettivo.
Come si propone l'azione di nullità?
Può essere proposta in via principale, come autonoma domanda giudiziale, oppure in via riconvenzionale all'interno di un giudizio di contraffazione. La via riconvenzionale è in linea generale la modalità più frequente come strumento difensivo del convenuto.
Vedi anche