In sintesi
- L'art. 40 CPI consente la registrazione contemporanea di un brevetto per modello di utilità e di un disegno o modello sullo stesso oggetto.
- L'una e l'altra protezione non possono essere cumulate in un unico titolo: occorrono procedimenti distinti.
- Per le domande che coprono insieme novità estetica e accresciuta utilità si applica la procedura di limitazione prevista dall'art. 39, comma 2.
- La norma riconosce la possibile sovrapposizione tra dimensione tecnica e dimensione estetica del prodotto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 40 CPI — Registrazione contemporanea
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.
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Commento
L'art. 40 CPI affronta una situazione frequente nella prassi industriale: un oggetto può essere caratterizzato, allo stesso tempo, da una novità estetica (registrabile come disegno o modello) e da una soluzione che accresce l'utilità del prodotto (brevettabile come modello di utilità). La norma chiarisce che le due forme di tutela possono coesistere, ma non possono confondersi in un unico titolo.
La regola della separazione dei titoli
L'idea di fondo è che ogni titolo di proprietà industriale tutela un profilo specifico del bene: il disegno o modello protegge l'aspetto, il brevetto per modello di utilità protegge il miglioramento tecnico-funzionale. Quando uno stesso oggetto presenta entrambi i profili, il titolare può legittimamente registrare entrambi i titoli, dando origine a due tutele parallele e complementari. La sovrapposizione non è cumulabile in un solo procedimento amministrativo: il richiedente deve presentare due domande distinte, ciascuna delle quali segue il proprio iter (verifica dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale per il modello di utilità; verifica della novità e del carattere individuale per il disegno o modello).
La procedura di limitazione
Il comma 2 disciplina il caso in cui una domanda di registrazione contenga un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca, contemporaneamente, carattere nuovo e individuale e ne accresca l'utilità. In questa ipotesi si applica la procedura di limitazione di cui all'art. 39, comma 2, CPI, con le necessarie modifiche. Il richiedente è dunque invitato a delimitare la domanda al solo profilo registrabile come disegno o modello e, se intende ottenere anche la tutela come modello di utilità, dovrà presentare apposita e separata domanda. L'effetto è di evitare confusioni tipologiche e di assicurare che ciascun titolo amministrativo identifichi univocamente l'oggetto della tutela.
Il rapporto con il brevetto per invenzione
La norma fa riferimento al modello di utilità, che ha requisiti meno rigorosi rispetto al brevetto per invenzione (artt. 82 e seguenti CPI). Lo stesso principio di separazione opera, a fortiori, anche rispetto al brevetto per invenzione (art. 45 CPI), quando l'aspetto estetico del prodotto si combina con una soluzione tecnica innovativa di maggiore portata. In quel caso, le tutele possono parimenti coesistere con regimi distinti, ognuno con durata e ambito di protezione propri.
L'importanza della strategia di IP
L'art. 40 mette in luce un tema centrale della strategia di proprietà industriale: la scelta consapevole degli strumenti di tutela. Un'impresa che sviluppa un prodotto con valore estetico e tecnico può ottenere una protezione cumulativa, ma deve pianificare i due procedimenti, sostenendone i costi e gestendone i tempi. La cumulazione amplia la barriera di protezione, perché un eventuale contraffattore può violare uno solo dei titoli (per esempio, riproducendo l'aspetto senza copiare il principio tecnico, o viceversa), restando comunque esposto all'azione del titolare. La doppia tutela è strumento utile soprattutto in settori a forte componente di design tecnico, come l'elettronica di consumo, gli elettrodomestici e gli accessori professionali.
Implicazioni operative
Per orientare correttamente le scelte, è opportuno svolgere a monte un'analisi dei profili tutelabili: identificare separatamente gli aspetti estetici (forma, ornamento) e quelli tecnico-funzionali (incremento di utilità, miglioramento meccanico), valutarne la registrabilità autonoma e definire una sequenza ordinata di depositi presso l'UIBM, eventualmente integrata da domande corrispondenti all'EUIPO per la tutela dell'Unione europea o, tramite il sistema WIPO, per estensioni internazionali.
Domande frequenti
Posso ottenere insieme un disegno o modello e un modello di utilità sullo stesso oggetto?
Sì, l'art. 40 CPI lo consente, purché si presentino due domande distinte: una per il disegno o modello (tutela estetica) e una per il modello di utilità (tutela tecnico-funzionale). Non è ammessa la cumulazione in un solo titolo amministrativo.
Cosa succede se la mia domanda copre sia l'estetica sia l'utilità?
Si applica la procedura di limitazione dell'art. 39, comma 2, CPI, con le necessarie modifiche: l'UIBM invita il richiedente a delimitare la domanda. Per ottenere entrambe le protezioni occorrono procedimenti separati.
Quali sono i vantaggi della doppia tutela?
Una protezione più ampia, perché ciascun titolo opera su un profilo diverso: l'estetica e la tecnica. Un contraffattore può violare anche uno solo dei due titoli, esponendosi comunque all'azione del titolare e rendendo più efficace la barriera di protezione.
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