- L'art. 36 CPI esclude la registrazione dei disegni o modelli determinati unicamente dalla funzione tecnica.
- Esclusione anche per le forme di interconnessione necessarie a unire o connettere meccanicamente più prodotti (must-fit).
- Eccezione per i sistemi modulari: i disegni di prodotti destinati a connessioni multiple intercambiabili sono registrabili se nuovi e dotati di carattere individuale.
- La norma traccia il confine tra tutela del design e dominio della tecnica, riservato in caso ai brevetti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 CPI — Funzione tecnica
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione . Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Commento
L'art. 36 CPI scolpisce uno dei principi cardine della disciplina dei disegni e modelli: il diritto di esclusiva sul design non può estendersi a soluzioni che hanno natura essenzialmente tecnica. La norma garantisce un confine netto tra l'area protetta dai disegni e modelli (l'aspetto estetico) e quella riservata ai brevetti per invenzione o modelli di utilità (la soluzione tecnica), evitando che, attraverso il design, un'impresa possa ottenere un monopolio sostanzialmente tecnico aggirando i requisiti più rigorosi della brevettazione.
Il divieto delle forme dettate dalla sola funzione
Il primo comma esclude la registrazione delle caratteristiche dell'aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto. L'avverbio "unicamente" è cruciale: il divieto opera solo quando l'esigenza tecnica non lascia margini di scelta estetica all'autore. Quando, invece, la stessa funzione può essere assolta da forme diverse, si recupera la libertà progettuale e il disegno o modello torna tutelabile. È il cosiddetto criterio della multiplicity of forms, condiviso dalla giurisprudenza UE che ha contribuito a precisare i contorni della norma.
Il divieto delle forme di interconnessione (clausola must-fit)
Il secondo comma esclude la registrazione delle caratteristiche dell'aspetto che devono essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di unirsi o connettersi meccanicamente con altri prodotti, di essere incorporato in essi o di operare a contatto con essi in modo da consentire a entrambi di svolgere la propria funzione. È la cosiddetta clausola must-fit, pensata per impedire monopoli su interfacce tecniche necessarie all'interoperabilità. Senza questa esclusione, il titolare del disegno o modello di un prodotto potrebbe controllare anche la realizzazione di accessori o componenti compatibili.
L'eccezione dei sistemi modulari
L'ultima parte del comma 2 introduce un'eccezione significativa: possono comunque essere registrati come disegno o modello i prodotti destinati a consentire l'unione o la connessione multipla all'interno di un sistema modulare, purché soddisfino i requisiti di novità e carattere individuale. È una regola pensata per il mondo dei giocattoli a incastro e di altri sistemi componibili: in quei contesti, la modularità è essa stessa parte del valore estetico e funzionale del prodotto, e merita di essere protetta come tale.
Il rapporto con il sistema dei brevetti
Le esclusioni dell'art. 36 CPI confermano la complementarità tra titoli di tutela. Le soluzioni tecniche trovano il loro alveo naturale nei brevetti per invenzione (art. 45 CPI e seguenti) o nei modelli di utilità, che richiedono però attività inventiva e applicazione industriale e offrono una durata di tutela diversa (massimo 20 anni per i brevetti). Il disegno o modello, invece, è uno strumento di protezione orientato all'apparenza estetica, con durata massima di 25 anni (art. 37 CPI) e requisiti più contenuti. La distinzione orienta le strategie di IP: a seconda della natura del bene da tutelare, si deve scegliere lo strumento più adeguato, eventualmente in combinazione.
Implicazioni operative
L'art. 36 CPI guida non solo l'esame condotto dall'UIBM e dall'EUIPO, ma anche le valutazioni di liceità delle imprese in fase di progettazione. Particolare attenzione va prestata a settori ad alta intensità tecnica, dove la linea tra estetica e funzione è sottile, e ai mercati degli accessori e dei componenti compatibili, in cui la clausola must-fit assume un ruolo determinante.
Domande frequenti
Perché non si possono registrare le forme dettate dalla funzione tecnica?
Per evitare che il disegno o modello, strumento di tutela estetica, diventi una via per monopolizzare soluzioni tecniche. Queste devono essere protette, se ne ricorrono i requisiti, attraverso i brevetti per invenzione o i modelli di utilità.
Cosa significa clausola must-fit?
È la regola dell'art. 36, comma 2, CPI per cui non si registrano le forme che devono essere riprodotte esattamente per consentire al prodotto di connettersi meccanicamente con altri. Tutela la libera concorrenza nel mercato di accessori e componenti compatibili.
Cosa cambia per i sistemi modulari?
Per i sistemi modulari (es. mattoncini incastrabili) la clausola must-fit non opera: le forme di connessione possono essere registrate come disegno o modello, purché ricorrano novità e carattere individuale del prodotto destinato al sistema.
Vedi anche