Testo dell'articoloVigente
Art. 199 CPI – Procedura di licenza obbligatoria
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L’opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l’istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L’atto di convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all’istante copia delle opposizioni presentate.
5. L’istante può presentare controdeduzioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l’istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo disciplina la procedura per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti, istituto che consente l'utilizzo dell'invenzione brevettata anche senza il consenso del titolare, a presupposti tassativi e nell'interesse generale.
Ratio dell'istituto
La licenza obbligatoria nasce dall'esigenza di bilanciare il diritto esclusivo del titolare del brevetto con l'interesse pubblico all'accesso alle tecnologie. Il sistema brevettuale, infatti, può talvolta produrre situazioni di blocco o di sottoutilizzo che pregiudicano lo sviluppo economico, la salute pubblica o altri interessi generali. La licenza obbligatoria è uno strumento di correzione, di applicazione eccezionale.
Presupposti
I presupposti principali sono il mancato o insufficiente sfruttamento del brevetto in Italia per un certo periodo dalla concessione, l'esistenza di ragioni di pubblico interesse (come la salute pubblica o la sicurezza), il rifiuto del titolare di concedere licenze contrattuali a condizioni ragionevoli. La verifica dei presupposti è rigorosa, in coerenza con la natura eccezionale dell'istituto.
Procedura davanti all'UIBM
L'istanza di licenza obbligatoria si presenta all'ufficio, che la notifica al titolare del brevetto e apre un contraddittorio. Le parti possono presentare argomentazioni, prove, perizie tecniche ed economiche. L'ufficio può disporre consulenze tecniche per valutare la fondatezza dell'istanza e l'adeguatezza dei tentativi di licenza contrattuale. La procedura è ispirata a criteri di equilibrio e di proporzionalità.
Decisione e condizioni
All'esito del procedimento l'ufficio adotta una decisione motivata che, in caso di accoglimento, fissa le condizioni della licenza: ambito di utilizzo, durata, territorio, royalty, eventuali limitazioni. Le royalty devono garantire al titolare un'adeguata remunerazione, calcolata tenendo conto del valore economico dell'invenzione, dell'investimento sostenuto, della residua durata della protezione e delle condizioni di mercato.
Limiti e revocabilità
La licenza obbligatoria non priva il titolare del brevetto, che conserva la titolarità del diritto e può continuare a sfruttarlo direttamente o concedere ulteriori licenze. La licenza è di norma non esclusiva e può essere revocata quando vengano meno i presupposti che ne avevano giustificato la concessione. In linea generale, l'istituto è applicato con cautela e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Casi pratici
Caso 1: mancato sfruttamento
Tizio chiede una licenza obbligatoria su un brevetto che, a cinque anni dalla concessione, non risulta sfruttato in Italia. Documenta tentativi infruttuosi di ottenere una licenza contrattuale. L'ufficio, dopo il contraddittorio, concede la licenza fissando royalty congrue al valore dell'invenzione.
Caso 2: pubblico interesse sanitario
In una situazione di emergenza sanitaria, lo Stato avvia il procedimento per ottenere licenze obbligatorie su un farmaco essenziale. Il titolare, riconoscendo la situazione, accetta di negoziare licenze contrattuali a condizioni agevolate, evitando il provvedimento amministrativo.
Domande frequenti
Quando posso chiedere una licenza obbligatoria?
In casi di mancato o insufficiente sfruttamento del brevetto, ragioni di pubblico interesse, rifiuto del titolare a concedere licenze contrattuali a condizioni ragionevoli, secondo i presupposti tassativi previsti dalla legge.
Il titolare riceve una remunerazione?
Sì, royalty adeguate calcolate tenendo conto del valore economico dell'invenzione, dell'investimento sostenuto, della residua durata della protezione e delle condizioni di mercato.
La licenza obbligatoria è esclusiva?
No, di norma è non esclusiva. Il titolare conserva la possibilità di sfruttare direttamente il brevetto e di concedere ulteriori licenze, in coerenza con la natura correttiva e non sostitutiva dell'istituto.