- Il titolare del marchio anteriore deve, su richiesta, provare l'uso effettivo del segno nei cinque anni precedenti
- La prova deve riguardare l'uso seriale, non simbolico, in relazione ai prodotti e servizi rivendicati
- Documenti tipici: fatture, cataloghi, campagne, evidenze digitali, dichiarazioni di terzi
- In mancanza di prova adeguata, il marchio anteriore non può essere fatto valere nell'opposizione o nell'istanza
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 Quinquies CPI — (Prova d’uso)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d’impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.
2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d’impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d’impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d’impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.
4. Se il marchio d’impresa anteriore è stato usato conformemente all’articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l’uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell’ articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 .
6. L’istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater, comma 1
Commento
L'articolo introduce e disciplina la prova d'uso, istituto centrale del sistema di tutela dei marchi che impedisce di utilizzare marchi non concretamente sfruttati come base di opposizioni o istanze di nullità. La logica è quella di favorire la pulizia del registro e di tutelare la libertà di mercato.
Quando è richiesta la prova d'uso
La prova d'uso è richiesta dal titolare della domanda contestata, o dal titolare del marchio oggetto di istanza, quando il marchio anteriore invocato è registrato da almeno cinque anni. Si tratta di una facoltà difensiva: il titolare della domanda può scegliere se richiederla, ma la sua richiesta determina conseguenze procedurali rilevanti, perché grava sull'opponente l'onere probatorio.
Oggetto della prova
La prova deve riguardare l'uso effettivo del marchio nei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda contestata. L'uso deve essere seriale, vale a dire reale e continuo, non simbolico né sporadico. La giurisprudenza europea richiede un uso che sia idoneo a creare e mantenere quote di mercato per i prodotti e servizi protetti, secondo criteri di proporzionalità rispetto al settore di riferimento.
Documenti probatori
I documenti tipici per provare l'uso sono: fatture di vendita datate e riferite ai prodotti del marchio; cataloghi e materiale promozionale; campagne pubblicitarie su media tradizionali e digitali; evidenze di presenza online (siti web, social media, marketplace); dichiarazioni di terzi qualificati come distributori o rivenditori; dati di mercato e statistiche di settore. La combinazione di più tipologie probatorie rafforza il quadro complessivo.
Requisiti qualitativi
La prova deve essere chiara, datata e specifica per i prodotti e servizi del marchio. Documenti generici, riferiti ad altri segni dell'impresa o privi di datazione, non sono idonei. Tipicamente l'ufficio valuta la qualità complessiva del corredo probatorio, considerando il settore merceologico e le dimensioni dell'impresa. Per piccoli operatori basta una scala di uso proporzionata.
Effetti del difetto di prova
In mancanza di prova adeguata, il marchio anteriore non può essere fatto valere come base dell'opposizione o dell'istanza, che viene respinta. Resta possibile, in casi specifici, l'invocazione di altre cause idonee, ma il marchio non sfruttato perde la sua efficacia oppositiva. In linea generale, conviene curare la documentazione d'uso fin dalla registrazione, conservando in modo organizzato evidenze rilevanti.
Domande frequenti
Cosa si intende per uso effettivo del marchio?
Un uso seriale e continuo, idoneo a creare e mantenere quote di mercato per i prodotti e servizi protetti. Non basta un uso simbolico o sporadico.
Quali documenti dimostrano l'uso?
Fatture, cataloghi, campagne pubblicitarie, evidenze digitali, dichiarazioni di distributori, dati di mercato. La combinazione di più tipologie rafforza il quadro probatorio.
Cosa accade se non riesco a provare l'uso?
Il marchio anteriore non può essere fatto valere come base dell'opposizione o dell'istanza, che viene respinta. È perciò essenziale conservare la documentazione fin dall'inizio.
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