- L'UIBM esamina l'istanza previo contraddittorio con il titolare del marchio contestato
- Sono previste fasi di memorie scritte e raccolta di prove
- La decisione può dichiarare la decadenza, la nullità o respingere l'istanza
- Il provvedimento è impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 Quater CPI — Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.
2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell’istanza di decadenza o di nullità.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione
4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l’Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.
Commento
L'articolo descrive il procedimento di esame dell'istanza di decadenza o nullità amministrativa del marchio, articolato in fasi che garantiscono il contraddittorio fra l'istante e il titolare del marchio contestato. La struttura procedurale è analoga a quella dell'opposizione, ma con adattamenti tipici della materia.
Notifica e replica
Dopo il deposito dell'istanza, l'ufficio la notifica al titolare del marchio contestato, fissando un termine per la replica. La replica può contenere argomentazioni difensive, eccezioni preliminari (inammissibilità per difetto di legittimazione, prescrizione, tardività), prove documentali e richieste istruttorie. La tempestività della replica è essenziale, perché omissioni in questa fase possono comportare preclusioni successive.
Memorie e raccolta di prove
Il procedimento prosegue con scambio di memorie scritte, in cui le parti sviluppano le proprie tesi. È possibile l'allegazione di documenti, di perizie tecniche, di evidenze d'uso (per le istanze di decadenza per non uso) e di tutti gli elementi utili a dimostrare i motivi invocati. Tipicamente l'ufficio fissa termini precisi per ciascuna memoria, oltre i quali ulteriori produzioni non sono ammesse.
Prova d'uso nelle istanze di decadenza
Nelle istanze di decadenza per non uso, l'onere probatorio grava sul titolare del marchio: deve dimostrare l'uso effettivo del segno nel quinquennio precedente. La prova deve essere seria, articolata e documentata: fatture, cataloghi, campagne pubblicitarie, evidenze digitali. Un uso simbolico o sporadico non è sufficiente a evitare la decadenza.
Decisione dell'ufficio
All'esito del contraddittorio l'ufficio adotta una decisione motivata, che può dichiarare la decadenza o la nullità (totale o parziale) del marchio, oppure respingere l'istanza. Le decisioni di accoglimento producono effetti rilevanti: la decadenza opera dal momento del verificarsi della causa, la nullità ha efficacia retroattiva. La motivazione deve illustrare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della pronuncia.
Impugnazione
Le decisioni sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM nei termini previsti dalla legge. Tipicamente la Commissione opera un riesame approfondito, e la decisione può essere ulteriormente impugnata in sede giurisdizionale. In linea generale, una buona preparazione del fascicolo davanti all'ufficio è essenziale, perché ne costituisce la base anche nei successivi gradi.
Domande frequenti
Su chi grava la prova nell'istanza di decadenza per non uso?
Sul titolare del marchio, che deve dimostrare l'uso effettivo nel quinquennio precedente. Un uso simbolico o sporadico non è sufficiente a evitare la decadenza.
Quali decisioni può adottare l'UIBM?
Può dichiarare la decadenza, la nullità totale o parziale del marchio, oppure respingere l'istanza. La decisione è motivata e impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM.
La nullità opera retroattivamente?
Sì, la nullità ha efficacia retroattiva, vale a dire che il marchio si considera come mai esistito. La decadenza, invece, opera dal momento del verificarsi della causa.
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