Testo dell'articoloVigente
Art. 13 CPI – Capacità distintiva
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 . . . possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 13 CPI completa l'art. 12 sul versante interno del segno: dopo aver verificato l'assenza di anteriorità, occorre accertare che il marchio possieda quel quid distintivo che ne consente di svolgere la funzione di indicatore di origine. La norma elenca i casi in cui il segno difetta di distintività in re ipsa e disciplina i meccanismi correttivi del cosiddetto secondary meaning.
Le categorie di segni esclusi
L'art. 13 esclude in particolare i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, e i segni descrittivi della specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Si tratta di parole o immagini che, indicando direttamente caratteristiche oggettive del bene, non possono essere monopolizzate da una singola impresa.
Il principio della libera disponibilità
La ratio della disposizione è duplice. Sul piano della concorrenza, evitare che un operatore si appropri di parole o segni che ogni concorrente deve poter utilizzare per descrivere i propri prodotti. Sul piano dell'informazione al pubblico, garantire che il marchio comunichi origine e non caratteristica intrinseca del prodotto.
Il secondary meaning
Il segno privo di distintività originaria può acquisirla in conseguenza dell'uso effettivo prolungato sul mercato, quando il pubblico inizia a riconoscere nel segno l'indicatore di una specifica origine commerciale. Si parla in tal caso di significato secondario. Il fenomeno è riconosciuto dall'art. 13 CPI e dalla giurisprudenza europea: la prova richiede dati di mercato, sondaggi, percentuali di riconoscimento, durata e intensità dell'uso pubblicitario.
La volgarizzazione
Il movimento inverso è la volgarizzazione: un marchio in origine distintivo perde la propria capacità distintiva, diventando denominazione generica del prodotto. La volgarizzazione è causa di decadenza, disciplinata dall'art. 26 CPI. Per evitarla, il titolare deve esercitare attivamente i propri diritti, contestare gli usi distorti e curare la comunicazione pubblicitaria, ricordando al pubblico la natura di marchio del segno.
Esempi tipici
L'esperienza giurisprudenziale offre vari esempi di segni inizialmente refutati per mancanza di distintività e poi ammessi grazie al secondary meaning, e viceversa di marchi originariamente forti poi indeboliti dalla volgarizzazione. La valutazione è in linea generale fattuale, contestualizzata sul mercato di riferimento e sulla percezione del pubblico medio del settore.
Casi pratici
Caso 1: marchio descrittivo acquista distintività
Tizio deposita come marchio una parola descrittiva di un servizio. La domanda è inizialmente respinta dall'UIBM per difetto di distintività. Dopo anni di uso intenso, accompagnato da campagne pubblicitarie e da elevati indici di riconoscimento presso il pubblico, Tizio ripresenta la domanda fornendo prova del secondary meaning: la registrazione viene questa volta concessa.
Caso 2: rischio di volgarizzazione
Caio è titolare di un marchio molto noto che il pubblico inizia ad utilizzare come termine generico per indicare la tipologia di prodotto. Per evitare la decadenza per volgarizzazione, Caio adotta una comunicazione mirata, contesta gli usi impropri e introduce nelle pubblicità formule che identificano il segno come marchio registrato. Le azioni gli consentono di preservare la capacità distintiva.
Domande frequenti
Cosa significa capacità distintiva del marchio?
È la idoneità del segno a identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio. Un marchio meramente descrittivo o generico, in linea generale, non possiede capacità distintiva e non può essere registrato.
Un marchio descrittivo può diventare registrabile nel tempo?
Sì. Se l'uso sul mercato conferisce al segno un significato secondario riconoscibile come indicatore di origine, il marchio acquista capacità distintiva e può essere registrato.
Cosa significa volgarizzazione del marchio?
È il processo per cui un marchio originariamente distintivo diviene denominazione generica del prodotto, perdendo la propria funzione distintiva. La volgarizzazione costituisce causa di decadenza ai sensi dell'art. 26 CPI.