- L'art. 12 CPI individua i casi in cui un marchio difetta del requisito della novità per la presenza di anteriorità.
- Sono rilevanti i segni anteriori notori, i marchi già registrati o domandati per prodotti identici o affini, e le altre situazioni indicate dalla norma.
- La novità tutela il pubblico dal rischio di confusione e protegge il titolare delle anteriorità.
- La verifica della novità è un passaggio centrale del procedimento amministrativo e delle azioni di nullità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 CPI — Novità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.
Commento
L'art. 12 CPI traccia il perimetro del requisito di novità del marchio. La norma è di particolare ampiezza e complessità, perché elenca le diverse situazioni in cui l'esistenza di anteriorità impedisce la valida registrazione di un nuovo segno. Comprenderne la struttura è essenziale per ogni operatore del settore.
Il principio di novità
Un marchio è nuovo se, alla data di deposito della domanda, non interferisce con segni anteriori protetti. La verifica non è meramente formale: si valutano identità o similitudine dei segni, identità o affinità dei prodotti o servizi, esistenza di un rischio di confusione per il pubblico. La novità si correla con il successivo requisito della capacità distintiva, ma resta concettualmente distinta.
I segni anteriori notori
Una prima categoria di anteriorità è costituita dai segni anteriori notori, cioè da marchi non registrati ma noti a livello territorialmente significativo per prodotti o servizi identici o affini. La notorietà tutela chi ha investito nella riconoscibilità di un segno, anche in assenza di registrazione. La valutazione della notorietà è in linea generale fattuale e richiede prove documentali (pubblicità, vendite, indagini di mercato).
I marchi registrati o anteriormente depositati
Sono di particolare rilievo i marchi anteriori, registrati o oggetto di domanda anteriore. Vi rientrano i marchi nazionali, i marchi dell'Unione europea e quelli oggetto di registrazione internazionale con effetti in Italia. L'esistenza di un'anteriorità di questo tipo determina, in linea generale, il difetto di novità se i segni sono identici o simili e i prodotti o servizi sono identici o affini, con possibilità di confusione per il pubblico.
Marchi di rinomanza
Un trattamento più ampio è riservato ai marchi di rinomanza, che godono di tutela rafforzata: l'incompatibilità con un nuovo deposito può determinarsi anche per prodotti o servizi non affini, se l'uso del nuovo segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o reca a essi pregiudizio. La tutela ultra merceologica è uno dei tratti più caratteristici dei marchi notori.
Altre anteriorità
L'art. 12 considera anche segni come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio, se utilizzati nell'attività economica, nonché diritti di terzi sull'uso esclusivo di nomi e ritratti, sulla ditta e su elementi del proprio diritto d'autore. La norma intende così evitare interferenze con segni distintivi diversi dal marchio in senso stretto e con diritti personali protetti.
Effetti del difetto di novità
Il difetto di novità comporta la nullità del marchio. La nullità può essere fatta valere in via amministrativa, con un'opposizione presentata nei termini, oppure in via giudiziaria, con azione di nullità. La giurisprudenza ha sviluppato criteri analitici per valutare similitudine dei segni e affinità dei prodotti, considerando l'impressione complessiva e il consumatore medio del settore.
Domande frequenti
Cosa significa che un marchio deve essere nuovo?
Significa che, alla data del deposito, non deve esistere un'anteriorità che ne pregiudichi la registrabilità: in particolare segni anteriori noti, marchi registrati o domandati per prodotti identici o affini, marchi di rinomanza o altri diritti anteriori indicati dalla norma.
Come si valuta il rischio di confusione tra marchi?
Si confrontano i segni nel loro insieme (aspetto visivo, fonetico, concettuale) e si verifica l'affinità tra i prodotti o servizi, valutando l'impressione complessiva sul consumatore medio del settore di riferimento.
I marchi di rinomanza godono di una protezione più ampia?
Sì. La tutela può estendersi anche a prodotti o servizi non affini quando il nuovo segno trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o reca a essi pregiudizio.
Vedi anche