- Disciplina nel regime transitorio la proroga della privativa sui disegni e modelli registrati prima del CPI.
- Coordina le durate di tutela del nuovo sistema con quelle previgenti.
- Consente di adeguare la tutela dei titoli anteriori alle nuove durate massime previste dalla disciplina UE.
- Tutela l'affidamento del titolare sui termini di tutela maturati sotto il vecchio regime.
Testo dell'articoloVigente
Art. 238 CPI — Proroga della privativa
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , purché non scaduti, né decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 . Note all’art. 238: – Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , si veda la nota all’art.
237. – Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3.
Commento
L'articolo 238 affronta il tema delicato della durata della tutela per i disegni e modelli registrati prima del CPI. La disciplina previgente prevedeva durate inferiori rispetto al nuovo standard di 25 anni; la norma transitoria consente di adeguare i titoli anteriori, sotto certe condizioni, alla nuova durata.
Durata nel nuovo sistema
Il CPI prevede per disegni e modelli una durata massima di venticinque anni dal deposito, articolata in cinque periodi quinquennali rinnovabili. Tale durata recepisce la direttiva UE e armonizza la tutela nazionale con quella comunitaria. Il pagamento dei diritti di rinnovo è condizione di sopravvivenza del titolo.
Durata nel sistema previgente
Il sistema previgente prevedeva durate inferiori, articolate diversamente. La differenza tra le due discipline poneva il problema della parità di trattamento tra titoli anteriori e successivi, e dell'opportunità di consentire prolungamenti per allineare i titoli anteriori al nuovo standard.
Meccanismo di proroga
La norma transitoria consente al titolare di chiedere la proroga della privativa fino a raggiungere la durata massima prevista dal CPI, pagando i diritti corrispondenti. La proroga è facoltativa: il titolare può scegliere di mantenere la durata originaria o di estendere la tutela. La scelta dipende dall'effettivo valore economico residuo del titolo.
Condizioni della proroga
L'esercizio della proroga richiede tipicamente: titolarità del diritto al momento della richiesta, pagamento dei diritti relativi ai periodi aggiuntivi, rispetto dei termini procedurali. La proroga è iscritta nel registro UIBM e produce effetti dalla data della concessione, salvi gli effetti delle annualità già scadute.
Coordinamento con la direttiva UE
La direttiva 98/71/CE prevede meccanismi di coordinamento per la durata dei titoli anteriori, in linea con il principio di armonizzazione. La normativa italiana di proroga tiene conto di tali indicazioni, consentendo l'adeguamento dei titoli nazionali allo standard UE senza pregiudicare la stabilità delle posizioni preesistenti.
Domande frequenti
Si può prorogare un disegno registrato prima del CPI?
Sì, fino al raggiungimento della durata massima di venticinque anni dal deposito, pagando i diritti previsti per i periodi aggiuntivi.
La proroga è automatica?
No, è facoltativa e richiede istanza del titolare con pagamento dei diritti relativi.
Come si decide se prorogare?
In base al valore economico residuo del titolo e ai costi della proroga; è una decisione di gestione del portafoglio IP che richiede analisi caso per caso.
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