In sintesi
- L'art. 27 CPI introduce il principio della decadenza e nullità parziale del marchio rispetto ai prodotti o servizi rivendicati.
- Se il vizio o il presupposto della decadenza riguardano solo una parte delle classi merceologiche, la sanzione colpisce esclusivamente quella porzione.
- La norma riflette il principio di specialità del marchio, che opera con riferimento ai prodotti o servizi per cui è registrato.
- L'effetto è la conservazione del marchio per il restante ambito di tutela, evitando l'estinzione totale del diritto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 CPI — Decadenza e nullità parziale
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 27 CPI codifica un principio di proporzionalità che riflette la natura stessa del marchio: il diritto di esclusiva non opera su un segno in astratto, ma su quel segno relazionato ai prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione. Quando il vizio o il presupposto della patologia (decadenza o nullità) interessano solo una parte di quel perimetro merceologico, la sanzione segue logica equivalente e si limita a quella parte.
Il principio di specialità come fondamento
La disposizione è diretta espressione del principio di specialità, secondo cui il marchio individua un determinato segno in rapporto a determinati prodotti o servizi della classificazione di Nizza. La tutela e, di riflesso, la patologia sono tarate sull'estensione effettiva del diritto. Se Tizio registra il proprio marchio per abbigliamento e cosmetici e il non uso quinquennale si verifica solo per la categoria dei cosmetici, non vi è ragione per estendere la decadenza alla classe dell'abbigliamento, dove il marchio risulta effettivamente utilizzato.
L'ambito di applicazione: nullità e decadenza
Il legislatore unifica nello stesso meccanismo nullità e decadenza, ancorché le due figure abbiano presupposti distinti. Per la nullità, la parzialità può riguardare, ad esempio, un impedimento assoluto che ricorra solo per certe categorie di prodotti (si pensi a un segno descrittivo per una classe ma non per un'altra). Per la decadenza, la parzialità si verifica tipicamente in ipotesi di non uso quinquennale circoscritto ad alcune classi, ma può rilevare anche per la volgarizzazione, quando questa investa il segno limitatamente a determinati settori merceologici.
Effetti pratici e gestione del titolo
Sul piano operativo, la pronuncia che accerta la decadenza o nullità parziale comporta una revisione della rivendicazione del marchio: il segno resta valido per le classi non coinvolte, mentre per quelle interessate il diritto si estingue. L'UIBM e, per i marchi dell'Unione europea, l'EUIPO procedono all'annotazione dell'esito nella documentazione del titolo, con effetti opponibili ai terzi. La parzialità incide quindi sulla strategia difensiva, perché il titolare può aver interesse a delimitare l'ambito della contestazione al fine di salvaguardare le classi commercialmente più rilevanti.
Profili processuali
In ambito giudiziale, la corretta delimitazione delle classi oggetto di contestazione è essenziale ai fini dell'onere della prova: chi propone l'azione deve indicare specificamente i prodotti o servizi per i quali il vizio o il presupposto della decadenza opera. Il titolare, di contro, è chiamato a difendere il proprio uso effettivo o la validità della registrazione con riferimento alle singole classi contestate.
Domande frequenti
Che cosa si intende per decadenza o nullità parziale del marchio?
Si tratta del meccanismo, previsto dall'art. 27 CPI, per cui se i motivi di decadenza o nullità sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la sanzione si limita a quella parte. Il marchio resta valido per le altre classi.
Perché il marchio non decade integralmente anche se è inutilizzato in alcune classi?
Perché il marchio segue il principio di specialità: il diritto esclusivo riguarda il segno in relazione a specifici prodotti o servizi. Quando il presupposto del vizio o del non uso interessa solo alcune classi, è coerente che la patologia colpisca solo quelle.
Come si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità parziale?
L'azione si propone in via giudiziale, o, nei casi previsti, in via amministrativa innanzi all'UIBM, indicando specificamente le classi merceologiche cui si riferisce la contestazione. Il giudice o l'ufficio si pronunciano limitatamente a quelle classi.
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