- L'art. 23 CPI disciplina il trasferimento del marchio.
- Il marchio può essere ceduto per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per cui è stato registrato.
- Il marchio può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva.
- Il trasferimento non deve indurre in inganno il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 CPI — Trasferimento del marchio
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
Commento
L'art. 23 CPI rende esplicita la natura del marchio come bene immateriale autonomamente circolante. Il segno distintivo può essere oggetto di operazioni economiche complesse, dalla cessione alla licenza, e la norma definisce i limiti generali entro cui queste operazioni possono avvenire senza pregiudizio per il pubblico.
La cessione del marchio
Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il trasferimento parziale è un'opzione importante per le imprese che intendono cedere solo determinati rami di attività mantenendo gli altri. La cessione può essere onerosa o gratuita e prescinde dal trasferimento dell'azienda nel suo complesso: dopo riforme precedenti, l'autonomia del marchio rispetto all'azienda è ormai pacifica.
La licenza
Il marchio può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva, per la totalità o parte dei prodotti o servizi. Il licenziatario non acquista la titolarità ma riceve il diritto di utilizzare il segno secondo le condizioni contrattuali. La licenza è uno strumento centrale nelle strategie di espansione, nel franchising e nei rapporti tra imprese collegate.
La tutela del pubblico contro l'inganno
Il principio fondamentale che limita la libera circolazione del marchio è la non decettività. Né la cessione né la licenza devono comportare un inganno per il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio. Se l'operazione comporta una modifica della qualità, della provenienza o di altri elementi rilevanti, il titolare e i contraenti devono adottare le misure necessarie per evitare che il pubblico sia tratto in errore.
Obblighi del licenziatario
Nella licenza non esclusiva il licenziatario deve garantire la qualità dei prodotti o servizi conformemente agli standard del marchio. Eventuali clausole contrattuali devono regolamentare in dettaglio gli obblighi di qualità, i controlli del licenziante, le conseguenze del mancato rispetto. La giurisprudenza ha sottolineato come la mancata vigilanza del titolare possa, in casi estremi, mettere in discussione la validità stessa del marchio per perdita di funzione distintiva.
Operazioni complesse
Il marchio può essere oggetto di operazioni più articolate, come pegni, usufrutti, conferimenti in società, contratti di sponsorizzazione, accordi di co-branding. L'art. 23 CPI fornisce la base normativa di partenza, ma le imprese e i loro consulenti devono curare la redazione di clausole che disciplinino dettagliatamente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché gli adempimenti pubblicitari presso l'UIBM o gli uffici corrispondenti.
Forme e pubblicità
I trasferimenti del marchio devono essere trascritti nei registri tenuti dall'UIBM (e dall'EUIPO per i marchi UE) per assicurare l'opponibilità ai terzi. La pubblicità è centrale per garantire trasparenza sulle vicende del titolo e per prevenire contestazioni sulla titolarità in caso di azioni di tutela.
Domande frequenti
Posso vendere il mio marchio?
Sì. Il marchio può essere trasferito a terzi, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato. Il trasferimento può essere autonomo rispetto alla cessione dell'azienda.
Cosa è una licenza di marchio?
È un contratto con cui il titolare consente a un terzo di utilizzare il marchio, in tutto o in parte, per uno specifico ambito, secondo condizioni concordate. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.
Quali sono i limiti al trasferimento del marchio?
L'operazione non deve indurre il pubblico in errore sulle caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio. Cedente e licenziatario devono curare la coerenza qualitativa per evitare inganni e perdita di funzione del marchio.
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