Testo dell'articoloVigente
Art. 28 CPI – Convalidazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 28 CPI codifica un istituto di origine antica, che bilancia l'esigenza di tutela del titolare anteriore con quella della certezza dei rapporti commerciali e dell'affidamento. Il titolare di un marchio anteriore (o di un preuso a notorietà non puramente locale) che, pur essendone a conoscenza, tolleri per cinque anni consecutivi l'uso di un marchio posteriore confliggente, perde il diritto di chiederne la nullità o di opporsi al suo uso. È il principio civilistico del divieto di venire contra factum proprium tradotto in regola positiva del diritto industriale.
I presupposti della convalidazione
Tre sono i requisiti essenziali. Il primo è la durata: la tolleranza deve protrarsi per cinque anni consecutivi, decorrenti, in linea generale, dal momento in cui il titolare anteriore ha avuto conoscenza dell'uso del marchio posteriore. Il secondo è la consapevolezza: la tolleranza presuppone la conoscenza effettiva, non meramente potenziale, dell'uso confliggente. Il terzo è la buona fede del titolare posteriore: chi ha registrato in mala fede non può invocare la convalidazione.
L'effetto reciproco
La norma introduce una sorta di coesistenza forzata. Il titolare anteriore non può più contestare la registrazione né l'uso del marchio posteriore, ma il titolare posteriore, simmetricamente, non può opporsi all'uso del marchio anteriore o del preuso. Si stabilizza così un equilibrio in cui due segni simili convivono sul mercato per i prodotti o servizi rispetto ai quali l'uso si è effettivamente svolto, senza che nessuno dei due titolari possa rivendicare un'esclusiva piena nei confronti dell'altro.
Estensione ad altri impedimenti
Il comma 2 estende la disciplina anche alle ipotesi di marchio registrato in violazione degli artt. 8 (ritratti di persone, nomi e segni notori) e 14, comma 1, lett. c) CPI (marchi confliggenti con diritti di terzi). L'ampliamento dimostra la ratio dell'istituto: dopo un lungo periodo di tolleranza, la stabilità dei rapporti prevale sul rigore della tutela formale, salvo che la mala fede non torni a riequilibrare il sistema.
Implicazioni operative
Sul piano della gestione del portafoglio, l'art. 28 impone al titolare di marchi una vigilanza attiva: monitoraggi periodici presso l'UIBM, l'EUIPO e i database dei segni distintivi non sono solo strumenti di tutela ma diventano necessari per evitare l'effetto preclusivo del decorso del quinquennio. La buona prassi suggerisce di documentare ogni atto di reazione (lettera di diffida, opposizione, azione giudiziale) per interrompere il decorso del termine e impedire il consolidamento del marchio posteriore.
Casi pratici
Caso 1: tolleranza prolungata e perdita dell'azione
Tizio è titolare di un marchio anteriore per articoli di cancelleria. Da oltre sei anni è consapevole che Sempronio utilizza un marchio simile per la stessa categoria di prodotti, ma non ha mai attivato diffide o azioni. Quando, dopo sette anni, Tizio decide di agire per la nullità, l'art. 28 CPI gli preclude l'azione: la convalidazione si è perfezionata e Sempronio mantiene il proprio marchio, salvo che Tizio non riesca a dimostrare la mala fede di Sempronio nella registrazione.
Caso 2: mala fede che impedisce la convalidazione
Caio registra un marchio simile a quello di un'impresa concorrente, pienamente consapevole dell'esistenza del segno anteriore e con l'intento di sfruttarne la notorietà. Anche se trascorrono più di cinque anni senza reazione da parte del titolare anteriore, la convalidazione non opera perché la mala fede iniziale di Caio esclude il beneficio dell'art. 28 CPI: l'azione di nullità resta esperibile.
Domande frequenti
Che cos'è la convalidazione del marchio prevista dall'art. 28 CPI?
È l'istituto per cui il titolare di un marchio anteriore (o di un preuso a notorietà non puramente locale) che tolleri consapevolmente per cinque anni l'uso di un marchio posteriore identico o simile non può più chiederne la nullità o opporsi al suo uso, salvo mala fede del titolare posteriore.
Da quando decorre il termine di cinque anni?
Il termine decorre, in linea generale, dal momento in cui il titolare anteriore ha avuto conoscenza effettiva dell'uso del marchio posteriore. La conoscenza meramente potenziale non è sufficiente a far decorrere il termine.
La mala fede esclude la convalidazione?
Sì. Se il marchio posteriore è stato registrato in mala fede, ad esempio per sfruttare consapevolmente la notorietà del marchio anteriore, la convalidazione non si perfeziona e l'azione di nullità resta esperibile, anche oltre i cinque anni.