Testo dell'articoloVigente
Art. 184 Sexies CPI – (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio d’impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.
3. La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo regola gli effetti delle decisioni di decadenza e nullità del marchio adottate in via amministrativa, fissando in particolare il momento di decorrenza degli effetti e la loro estensione soggettiva. Si tratta di profili che incidono direttamente sulla certezza del traffico giuridico.
Efficacia erga omnes
Le decisioni producono effetti erga omnes, vale a dire nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento. Una volta passate in giudicato amministrativo, le decisioni di decadenza o nullità sono opponibili a chiunque, e il registro dei marchi è aggiornato di conseguenza. La logica è quella di assicurare la massima certezza pubblicistica delle pronunce.
Retroattività della nullità
La nullità del marchio ha efficacia retroattiva: il marchio si considera come mai esistito, e gli effetti che ne erano scaturiti sono travolti dalla pronuncia. È una conseguenza coerente con la natura genetica del vizio: il marchio era affetto da un'invalidità sin dall'origine, perché privo di un requisito essenziale di validità.
Decadenza non retroattiva
La decadenza, al contrario, opera dal momento del verificarsi della causa: in linea generale dal momento in cui il marchio ha cessato di essere utilizzato per cinque anni, oppure dal momento in cui è divenuto volgare o decettivo. Gli effetti precedenti restano salvi, perché la decadenza è una conseguenza sopravvenuta, non un vizio originario.
Diritti acquisiti dai terzi
La norma salvaguarda i diritti acquisiti dai terzi in buona fede prima della decisione. Atti di licenza, trasferimenti, contratti di sfruttamento conclusi nella ragionevole presunzione di validità del marchio sono di norma non travolti dalla pronuncia di nullità o decadenza, salvo casi di mala fede o di palese conoscenza del vizio. La tutela dell'affidamento è un valore fondamentale dell'ordinamento.
Aggiornamento del registro
L'ufficio provvede all'aggiornamento del registro dei marchi a seguito delle decisioni definitive, annotando la decadenza o la nullità e cancellando il marchio o limitandone l'ambito. Le annotazioni hanno valore di pubblicità verso i terzi e sono accessibili al pubblico. In linea generale, conviene monitorare le pubblicazioni del registro per intercettare aggiornamenti rilevanti per la propria attività.
Casi pratici
Caso 1: licenza in buona fede
Tizio aveva concesso in licenza il proprio marchio a un terzo che ne aveva pagato i corrispettivi. Successivamente il marchio è dichiarato nullo: la licenza è caducata per il futuro, ma i pagamenti già effettuati in buona fede non sono ripetibili, perché il licenziatario aveva agito nella ragionevole presunzione di validità.
Caso 2: decadenza per non uso
Caio ottiene la dichiarazione di decadenza per non uso di un marchio. La decadenza opera dal momento del compimento del quinquennio di non uso. Gli atti compiuti prima dal titolare conservano efficacia, ma per il futuro il marchio è considerato non più valido.
Domande frequenti
La nullità produce effetti retroattivi?
Sì, la nullità ha efficacia retroattiva e il marchio si considera come mai esistito. Gli atti che vi si fondavano sono travolti dalla pronuncia, salvi i diritti di terzi in buona fede.
La decadenza ha effetti retroattivi come la nullità?
No, la decadenza opera dal momento del verificarsi della causa. Gli effetti precedenti restano salvi, perché si tratta di una conseguenza sopravvenuta, non di un vizio originario.
I terzi in buona fede sono tutelati?
Sì. I diritti acquisiti dai terzi in buona fede prima della decisione sono salvaguardati, in coerenza con il principio di tutela dell'affidamento e della certezza del traffico giuridico.