- La tutela del brevetto sul materiale biologico si estende al materiale derivato per riproduzione o moltiplicazione che presenti le stesse caratteristiche.
- La protezione si estende ai prodotti che incorporano la sequenza genica brevettata e svolgono la funzione rivendicata.
- L'estensione opera nei limiti delle rivendicazioni concesse.
- L'estensione tiene conto della peculiarità autoreplicativa del materiale biologico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 81 Sexies CPI — (Estensione della tutela)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.
Commento
L'articolo 81 sexies CPI disciplina l'estensione della tutela brevettuale al materiale biologico derivato per riproduzione o moltiplicazione, nonché ai prodotti che incorporano sequenze geniche brevettate. La norma si confronta con la specifica caratteristica del materiale biologico, ossia la capacità di autoreplicazione, che pone problemi di tutela inediti rispetto alle invenzioni chimico-meccaniche tradizionali.
L'estensione al materiale derivato
La tutela brevettuale sul materiale biologico si estende a ogni materiale biologico derivato dal materiale brevettato attraverso riproduzione o moltiplicazione, in forma identica o differenziata, purché possieda le stesse caratteristiche del materiale originario. Si pensi alla riproduzione di un microrganismo brevettato, alla coltivazione di una pianta geneticamente modificata, alla moltiplicazione di una linea cellulare: tutti gli esemplari derivati sono coperti dall'esclusiva brevettuale, anche se generati senza intervento diretto del titolare.
La protezione delle sequenze geniche
Quando il brevetto ha per oggetto una sequenza genica con specifica funzione, la tutela si estende a ogni materiale che incorpori la sequenza e svolga la funzione rivendicata. Ad esempio, un brevetto su una sequenza genica che codifica per un enzima protegge non solo la sequenza in sé, ma anche gli organismi che la contengono e che producono l'enzima nella funzione rivendicata. Si tratta di una protezione finalizzata, ancorata alla funzione industriale concreta che giustifica la brevettabilità della sequenza.
I limiti delle rivendicazioni
L'estensione opera nei limiti delle rivendicazioni concesse. Se le rivendicazioni specificano determinate caratteristiche o usi del materiale biologico, la tutela si estende solo a quelle modalità. La precisa formulazione delle rivendicazioni è dunque essenziale per definire l'ambito della protezione, soprattutto in un settore dove la versatilità del materiale biologico può consentire usi molteplici.
Il fondamento dell'estensione
L'estensione automatica al materiale derivato risponde alla peculiarità autoreplicativa del materiale biologico: se la tutela non si estendesse alle generazioni successive, sarebbe sufficiente acquistare un esemplare per riprodurlo indefinitamente, vanificando l'investimento del titolare. La regola dell'art. 81 sexies CPI è coerente con la direttiva 98/44/CE e con la giurisprudenza europea sulla protezione effettiva delle invenzioni biotecnologiche.
L'esaurimento del diritto
L'art. 81 sexies CPI va coordinato con il principio dell'esaurimento (art. 68 CPI): la prima vendita del materiale biologico brevettato con il consenso del titolare esaurisce il suo diritto sulla circolazione di quel materiale. Ma l'esaurimento riguarda solo l'esemplare venduto, non i derivati ottenuti per riproduzione: questi restano coperti dall'esclusiva, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge (ad esempio per gli agricoltori, ai sensi dell'art. 81 septies CPI).
L'applicazione nel settore agricolo
Nel settore agricolo, l'estensione della tutela al materiale derivato per moltiplicazione ha rilievo centrale: chi acquista sementi brevettate non può, di regola, utilizzarne il raccolto per la successiva semina. L'art. 81 septies CPI prevede però specifiche eccezioni a favore degli agricoltori, che possono utilizzare il prodotto del raccolto per la semina nella propria azienda (c.d. farmer's privilege), entro determinati limiti.
Profili applicativi
Le imprese biotech devono prestare attenzione alle rivendicazioni del proprio brevetto e all'estensione della tutela ai prodotti derivati. La gestione della filiera (sementi, animali, microrganismi) può richiedere accordi specifici con i licenziatari e contratti che disciplinino l'utilizzo del materiale derivato, le possibili moltiplicazioni e i corrispettivi dovuti.
Domande frequenti
La tutela del brevetto biotech si estende al materiale derivato?
Sì, si estende a ogni materiale derivato per riproduzione o moltiplicazione che presenti le stesse caratteristiche del materiale brevettato.
Posso moltiplicare liberamente un microrganismo brevettato che ho acquistato?
No, l'acquisto non esaurisce il diritto del titolare sui derivati: la moltiplicazione e l'uso commerciale dei nuovi esemplari richiedono autorizzazione.
Una sequenza genica brevettata protegge anche i prodotti che la incorporano?
Sì, la tutela si estende a ogni materiale che contenga la sequenza e svolga la funzione rivendicata, nei limiti delle rivendicazioni concesse.
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