- Il titolare può dichiarare la disponibilità a concedere licenze a chiunque ne faccia richiesta a condizioni eque.
- La dichiarazione comporta la riduzione delle tasse annuali di mantenimento.
- I terzi possono ottenere la licenza alle condizioni dichiarate o, in difetto, determinate dall'UIBM.
- Lo strumento favorisce la circolazione delle tecnologie e l'accesso al mercato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 80 CPI — Licenza di diritto
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che per-venga all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell’accettazione dell’offerta, anche se non è accettato il compenso.
3. In quest’ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.
4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma 5 è concessa dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finchè non è revocata.
Commento
L'articolo 80 CPI disciplina l'istituto della licenza di diritto, strumento volontario attraverso il quale il titolare del brevetto dichiara la propria disponibilità a concedere licenze non esclusive a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni eque e prestabilite. Si tratta di un meccanismo di incentivo alla circolazione delle tecnologie, che combina elementi di flessibilità contrattuale con la riduzione degli oneri economici per il titolare.
La dichiarazione del titolare
Per attivare il regime della licenza di diritto, il titolare presenta all'UIBM una dichiarazione formale con cui rende noto la propria disponibilità a concedere licenze a chiunque ne faccia richiesta. La dichiarazione è iscritta nel registro brevetti ed è opponibile ai terzi dalla data di iscrizione. Il titolare deve specificare le condizioni della licenza (territorio, durata, ambito tecnico) o, in alternativa, dichiarare di essere disposto a negoziare condizioni eque.
I benefici per il titolare
L'attivazione della licenza di diritto comporta la riduzione delle tasse annuali di mantenimento del brevetto, secondo l'aliquota fissata dalla normativa. La riduzione è incentivo significativo che mira a stimolare i titolari a rendere disponibili le proprie tecnologie a condizioni di mercato, evitando il fenomeno dei brevetti dormienti o usati a fini puramente difensivi. Il risparmio economico cumulativo, sull'arco ventennale, può essere consistente.
I diritti dei terzi
I terzi interessati possono ottenere la licenza alle condizioni dichiarate dal titolare, con semplice accettazione. Se il titolare non ha prefissato le condizioni, o se queste non sono accettate, le parti possono negoziare; in caso di mancato accordo, le condizioni sono determinate dall'UIBM su istanza degli interessati, secondo criteri di equità che tengono conto della prassi delle royalties nel settore e del valore commerciale dell'invenzione.
Le caratteristiche delle licenze
Le licenze concesse in regime di licenza di diritto sono sempre non esclusive: il titolare può continuare ad attuare l'invenzione e a concedere licenze ad altri terzi. Le licenze sono inoltre tipicamente uniformi nelle condizioni economiche e contrattuali, per evitare discriminazioni tra licenziatari. Il licenziatario è tenuto al pagamento delle royalties pattuite e a osservare le condizioni eventualmente fissate (standard qualitativi, marchi, segnalazioni).
La revoca della dichiarazione
Il titolare può revocare la dichiarazione di licenza di diritto in qualsiasi momento, con effetti ex nunc. La revoca non incide sulle licenze già concesse, che proseguono fino alla loro naturale scadenza. Dopo la revoca, il titolare riprende il regime ordinario (tasse di mantenimento intere, licenze solo su base volontaria specifica). La revoca è strumento di flessibilità che consente al titolare di adeguare la propria strategia brevettuale al mutare delle circostanze.
Profili pratici
L'istituto della licenza di diritto è strumento di moderata diffusione nella prassi italiana, ma può essere strategicamente interessante in determinati contesti: tecnologie mature di cui il titolare non intenda restringere la circolazione; standard tecnici che richiedano ampia diffusione; politiche di apertura tecnologica (open innovation, FRAND in ambito di standard essential patents). Per le imprese che cerchino di accedere a tecnologie protette, monitorare le dichiarazioni di licenza di diritto può rivelarsi una via di accesso semplificata.
Domande frequenti
Cosa è la licenza di diritto?
Una dichiarazione volontaria del titolare con cui rende il proprio brevetto disponibile a licenze non esclusive per chiunque ne faccia richiesta, a condizioni eque.
Quali sono i vantaggi per il titolare?
La riduzione delle tasse annuali di mantenimento del brevetto, oltre alla possibilità di percepire royalties da una platea ampia di licenziatari senza negoziazioni individuali.
Posso revocare la dichiarazione di licenza di diritto?
Sì, in qualsiasi momento con effetti ex nunc; restano salve le licenze già concesse, che proseguono fino alla loro naturale scadenza.
Vedi anche