- Il titolare può chiedere all'UIBM la limitazione del brevetto attraverso la riformulazione delle rivendicazioni.
- La limitazione ha lo scopo di restringere l'ambito di tutela.
- Produce effetti retroattivi dalla data di deposito della domanda.
- Lo strumento è utile per superare cause di nullità parziali e adeguare il brevetto allo stato della tecnica sopravvenuto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 79 CPI — Limitazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.
3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l’ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.
Commento
L'articolo 79 CPI introduce nel sistema italiano l'istituto della limitazione del brevetto, ossia la facoltà del titolare di richiedere una modifica restrittiva delle rivendicazioni in corso di vigenza del titolo. La disposizione, di matrice convenzionale, si raccorda con analoghi strumenti previsti a livello europeo (limitazione e revoca centralizzata presso l'EPO) e offre uno strumento di adeguamento del brevetto a circostanze sopravvenute.
La ratio della limitazione
La limitazione consente al titolare di restringere volontariamente il perimetro del proprio brevetto. Le ragioni possono essere molteplici: il sopravvenire di anteriorità che mettono in discussione la validità di alcune rivendicazioni ampie; la volontà di superare in via preventiva possibili azioni di nullità riducendo il rischio di un annullamento totale; l'opportunità di allineare il brevetto a quanto effettivamente sfruttato. Limitare il brevetto significa scegliere consapevolmente una tutela più ristretta ma più solida.
La procedura presso l'UIBM
La limitazione si propone con istanza al titolare dell'UIBM, accompagnata dalla nuova formulazione delle rivendicazioni e da una motivazione. L'UIBM esamina la richiesta verificando che la nuova formulazione sia effettivamente più restrittiva (non può ampliarsi il perimetro) e che non introduca contenuti nuovi rispetto alla domanda originaria. In caso di accoglimento, l'UIBM emette un provvedimento che modifica formalmente il brevetto e lo iscrive nel registro.
Gli effetti retroattivi
La limitazione produce effetti retroattivi: il brevetto si considera concesso, fin dall'origine, nella formulazione limitata. Ciò significa che le azioni di contraffazione, attuali e future, sono valutate sulla base delle rivendicazioni limitate, e che le pretese del titolare non possono estendersi oltre il nuovo perimetro. La retroattività garantisce coerenza alla tutela e tutela i terzi che abbiano operato sulla base del brevetto originario.
L'uso difensivo della limitazione
Lo strumento è frequentemente utilizzato in via difensiva, in pendenza o in previsione di un'azione di nullità. Se un'anteriorità rilevante emerge nel corso di un contenzioso, il titolare può limitare il brevetto in modo da escludere le rivendicazioni travolte dall'anteriorità, salvando le altre. La limitazione tempestiva può consentire di proseguire utilmente l'azione di contraffazione contro chi attui le rivendicazioni non investite dall'anteriorità.
L'uso adeguativo
La limitazione può essere usata anche per adeguare il brevetto a circostanze sopravvenute: nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di brevettabilità, evoluzione delle linee guida dell'EPO o dell'UIBM, modifiche normative. Restringere preventivamente il brevetto può evitare contestazioni future e consolidare la posizione del titolare.
I limiti della limitazione
La limitazione non può comportare l'ampliamento del perimetro originario né l'introduzione di contenuti nuovi (added matter). La modifica deve restare entro i confini di quanto originariamente descritto e rivendicato, restringendo soltanto le rivendicazioni. Un'eventuale violazione di tali limiti renderebbe la limitazione stessa censurabile, con possibili effetti di nullità della modifica e ripristino del brevetto originario.
Domande frequenti
Posso limitare il mio brevetto?
Sì, con istanza all'UIBM che riformula le rivendicazioni in modo più restrittivo, senza ampliarne il perimetro o introdurre contenuti nuovi.
Quali effetti ha la limitazione?
Effetti retroattivi: il brevetto si considera concesso fin dall'origine nella formulazione limitata, anche ai fini delle azioni di contraffazione pendenti.
Quando conviene limitare il brevetto?
Tipicamente per superare cause di nullità parziali, in pendenza di contenzioso, o per adeguare il brevetto a sopravvenuti orientamenti normativi e giurisprudenziali.
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