Art. 77 CPI — Effetti della nullità

Commento

L'articolo 77 CPI disciplina gli effetti della declaratoria di nullità del brevetto, completando la disciplina dell'art. 76 CPI sulle cause di nullità. La materia presenta delicati profili di bilanciamento tra il principio della retroattività della nullità e la tutela dell'affidamento dei terzi che abbiano in buona fede operato sulla base del brevetto annullato.

La retroattività della nullità

La declaratoria di nullità ha effetti retroattivi: il brevetto si considera nullo fin dal momento della sua concessione, come se non fosse mai esistito. Tale principio è coerente con la natura della nullità, che colpisce un vizio originario del titolo e non un fatto sopravvenuto (in tal caso si parlerebbe piuttosto di decadenza, regolata dagli artt. 75 e segg. CPI). La retroattività significa che, in linea di principio, ogni atto compiuto sul brevetto (licenze, cessioni, azioni di contraffazione vinte) potrebbe essere rimesso in discussione.

La salvezza degli effetti esauriti

Per ragioni di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento, l'art. 77 CPI prevede che siano salvi gli effetti già esauriti e le sentenze passate in giudicato. Ciò significa, ad esempio, che le royalties già pagate dal licenziatario per il periodo di sfruttamento effettivo non possono essere recuperate; le sentenze di condanna per contraffazione, divenute definitive, conservano la loro efficacia; gli atti di trasferimento già perfezionati non sono caducati. Si tratta di un'eccezione importante alla retroattività, fondata sull'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche.

I contratti di licenza in corso

I contratti di licenza in corso possono essere rivisti o sciolti dalle parti, salva la decisione del giudice nei casi controversi. Il licenziatario, venuta meno la base contrattuale (l'esistenza del brevetto), può cessare il pagamento delle royalties future e attuare liberamente l'invenzione caduta in pubblico dominio. Il rapporto contrattuale può continuare in altri termini (ad esempio come contratto di know-how, se vi sono informazioni riservate non coperte dal brevetto annullato).

Le azioni risarcitorie

Il soggetto che, sulla base del brevetto annullato, sia stato accusato e condannato per contraffazione, può chiedere il risarcimento dei danni subiti se la sentenza non è ancora passata in giudicato. Una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, essa resta tendenzialmente ferma, salvo le ipotesi straordinarie di revocazione. La tutela del condannato passa principalmente attraverso la tempestiva eccezione di nullità nel giudizio di contraffazione.

La situazione del titolare

Il titolare del brevetto annullato non ha diritto a indennizzi per le facoltà esercitate sulla base del brevetto, né può continuare a percepire royalties future. La perdita del titolo è la conseguenza naturale della declaratoria di nullità, e non è ammessa alcuna forma di compensazione patrimoniale a carico dei terzi che attuino l'invenzione divenuta di pubblico dominio.

Profili operativi

L'art. 77 CPI sottolinea l'importanza, nel sistema brevettuale, di una accurata valutazione preventiva della solidità del brevetto. Le imprese che acquistino licenze o cessioni di brevetti devono valutare con attenzione i rischi di nullità (anche attraverso freedom-to-operate e validity opinions), e i contratti dovrebbero contenere clausole specifiche sulla ripartizione dei rischi in caso di successiva declaratoria di invalidità.