- Il brevetto è nullo se manca uno dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, industrialità, liceità).
- È nullo anche per insufficiente descrizione o per estensione oltre il contenuto della domanda iniziale.
- La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, in via giudiziale.
- La declaratoria di nullità ha effetti erga omnes e retroattivi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 CPI — Nullità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il brevetto è nullo: a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50; b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa ; d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo
118. 2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso , e nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione .
3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.
5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.
Commento
L'articolo 76 CPI individua le cause di nullità del brevetto, ossia i vizi che, sussistenti fin dal momento della concessione, ne determinano l'invalidità con effetti retroattivi. La disciplina della nullità è centrale nel sistema brevettuale: assicura che la tutela esclusiva sia concessa solo a invenzioni che effettivamente rispondano ai requisiti di legge e consente ai terzi di rimuovere brevetti illegittimi che ostacolino indebitamente la concorrenza.
Le cause di nullità sostanziali
La principale categoria di cause di nullità riguarda il difetto dei requisiti sostanziali di brevettabilità: mancanza di novità (art. 46 CPI), difetto di attività inventiva (art. 48 CPI), mancanza di industrialità (art. 49 CPI), contrarietà a ordine pubblico o buon costume (art. 50 CPI). La nullità per difetto di attività inventiva è, in pratica, la causa più frequentemente invocata nei contenziosi, dato il carattere qualitativo e graduato del giudizio.
L'insufficienza di descrizione
È causa di nullità anche l'insufficiente descrizione dell'invenzione, ai sensi dell'art. 51 CPI: quando la domanda non consente a un tecnico medio del settore di attuare l'invenzione senza ulteriori sforzi inventivi, viene meno la funzione divulgativa del brevetto e con essa la sua giustificazione. Si tratta di causa di nullità particolarmente rilevante nei settori chimico, biotecnologico e farmaceutico, dove la complessità tecnica può rendere ardua la riproducibilità.
L'estensione oltre il contenuto della domanda iniziale
Il brevetto è nullo se, in sede di esame o di modifica, le rivendicazioni o la descrizione siano state estese oltre il contenuto della domanda inizialmente depositata. La regola tutela i terzi contro l'ampliamento postumo del perimetro brevettuale, evitando che il titolare possa beneficiare di una protezione più ampia di quella originariamente richiesta. Il vizio può riguardare l'intero brevetto o singole rivendicazioni, con possibili nullità parziali.
Il difetto di titolarità
È causa di nullità anche il difetto di titolarità: quando il brevetto è stato concesso a chi non aveva il diritto di brevettare, ad esempio per avere sottratto l'invenzione al vero inventore o per averla brevettata in violazione di obblighi contrattuali. In tali casi, il vero avente diritto può esercitare l'azione di rivendica (art. 118 CPI) per ottenere la trasmissione del brevetto, oltre o in alternativa all'azione di nullità.
La legittimazione attiva
L'azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse: tipicamente, concorrenti del titolare, soggetti accusati di contraffazione (che eccepiscono la nullità in via riconvenzionale), licenziatari che intendano sottrarsi al pagamento di royalties, ricercatori che vogliano operare liberamente sulla tecnologia. L'azione si propone dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Effetti della nullità
La declaratoria di nullità ha effetti erga omnes e retroattivi: il brevetto si considera mai esistito, l'invenzione torna nel pubblico dominio, e le licenze concesse decadono. Restano salvi, di regola, gli effetti già esauriti (ad esempio i prezzi pagati per licenze già concluse) e le sentenze passate in giudicato; le situazioni in essere possono essere oggetto di adattamenti ai sensi dell'art. 77 CPI.
Domande frequenti
Quando un brevetto è nullo?
Quando manca uno dei requisiti sostanziali (novità, attività inventiva, industrialità, liceità), quando è insufficientemente descritto, quando le rivendicazioni eccedono il contenuto della domanda o quando è stato concesso a chi non aveva diritto.
Chi può chiedere la nullità del brevetto?
Chiunque vi abbia interesse, tipicamente i concorrenti del titolare o i soggetti accusati di contraffazione che eccepiscono la nullità in via riconvenzionale.
La nullità del brevetto opera per il futuro?
No, ha effetti retroattivi: il brevetto si considera mai esistito; sono salvi però gli effetti esauriti e le sentenze passate in giudicato.
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