- L'art. 24 CPI subordina la conservazione del marchio all'uso effettivo per i prodotti o servizi registrati.
- Il non uso ininterrotto per cinque anni dalla registrazione comporta la decadenza per non uso.
- Si considerano usi rilevanti, oltre all'uso diretto, quelli effettuati dal licenziatario e l'uso in forma modificata che non altera il carattere distintivo.
- Sono ammessi motivi legittimi di mancato uso, da valutare caso per caso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 CPI — Uso del marchio
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.
1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l’uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all’uso.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell’esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
Commento
L'art. 24 CPI introduce uno dei principi più importanti del sistema dei marchi: l'obbligo di uso effettivo del segno. La norma realizza un bilanciamento tra l'interesse del titolare a conservare il proprio diritto e l'interesse del sistema a evitare che marchi inattivi occupino indefinitamente lo spazio dei registri.
Il principio dell'uso effettivo
Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione. Il termine quinquennale è di rilievo internazionale, presente nelle direttive europee e nelle convenzioni. Decorso il termine senza uso effettivo, il marchio è esposto alla decadenza.
Il contenuto dell'uso effettivo
La giurisprudenza europea ha sviluppato un concetto sostanziale di uso effettivo: non basta un uso simbolico, sporadico o meramente difensivo. Occorre un'attività commerciale reale, idonea a creare o mantenere uno sbocco di mercato per i prodotti o servizi. La valutazione considera quantità, durata, modalità dell'uso, settore di riferimento, dimensioni dell'impresa.
Usi rilevanti
L'art. 24 CPI considera rilevanti tre tipologie principali di uso: l'uso da parte del titolare; l'uso da parte di terzi con il consenso del titolare (tipicamente licenziatari); l'uso del marchio in forma modificata, purché la modifica non ne alteri il carattere distintivo. Quest'ultimo aspetto è importante: l'evoluzione del segno nel tempo (restyling, modernizzazioni) è ammessa, purché il marchio resti riconoscibile rispetto a come è stato registrato.
Sospensione e ripresa dell'uso
Anche un uso ripreso dopo un periodo di sospensione può salvare il marchio dalla decadenza, salvo che la ripresa sia avvenuta dopo che il titolare ha avuto conoscenza dell'intenzione di un terzo di proporre la decadenza. La regola previene comportamenti opportunistici dell'ultimo minuto, tipici di marchi tenuti formalmente in vita per pure ragioni di tattica negoziale.
I motivi legittimi di non uso
Il non uso non comporta decadenza se ricorrono motivi legittimi, indipendenti dalla volontà del titolare. Esempi tipici sono restrizioni amministrative, embargo, ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni necessarie per la commercializzazione (per esempio in ambito farmaceutico) o eventi straordinari. La valutazione è in linea generale caso per caso e richiede una prova concreta degli ostacoli incontrati.
Conseguenze processuali
La decadenza per non uso può essere fatta valere da chi vi abbia interesse, in via giudiziaria o in via amministrativa (di opposizione). In caso di azione di contraffazione, il convenuto può eccepire il non uso del marchio del titolare. Per questo motivo molte imprese conservano documentazione idonea a provare l'uso effettivo del marchio nel tempo: fatture, materiale pubblicitario, contratti di licenza, dati di vendita.
Domande frequenti
Cosa succede se non uso il mio marchio?
Se non lo utilizzo in modo effettivo per cinque anni continuativi dalla registrazione, posso incorrere nella decadenza per non uso, salvo motivi legittimi che giustifichino il mancato uso.
L'uso da parte di un licenziatario salva il marchio dalla decadenza?
Sì. L'uso effettuato da terzi con il consenso del titolare, come il licenziatario, è equiparato all'uso diretto del titolare.
Posso modernizzare il marchio senza perdere la protezione?
Sì, purché la modifica non ne alteri il carattere distintivo. L'uso del marchio in forma modificata è considerato rilevante ai fini dell'art. 24 CPI, in linea con la prassi commerciale di restyling dei segni.
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