- L'art. 20 CPI definisce il contenuto del diritto esclusivo di marchio.
- Il titolare può vietare ai terzi l'uso di segni identici o simili per prodotti identici o affini, in presenza di rischio di confusione.
- I marchi di rinomanza godono di tutela ultra-merceologica contro vantaggio indebito o pregiudizio.
- La norma elenca puntualmente gli usi vietati, dall'apposizione sui prodotti all'uso in internet.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 CPI — Diritti conferiti dalla registrazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno , anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi ; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità ; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare. .
2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all’Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell’ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l’impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d’impresa l’editore dell’opera provvede affinchè la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell’edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato.
Commento
L'art. 20 CPI rappresenta uno dei nuclei essenziali del diritto dei marchi, perché definisce in modo articolato gli usi vietati ai terzi e individua il perimetro concreto della tutela. La norma è stata oggetto di numerose riforme per allinearla alla disciplina europea e alle dinamiche del mercato digitale.
L'uso esclusivo
Il titolare del marchio registrato gode della facoltà di farne uso esclusivo. Si tratta di un diritto positivo (di sfruttamento) e di un diritto negativo (di esclusione dei terzi). La combinazione consente al titolare di valorizzare commercialmente il marchio e, al contempo, di proteggere il valore reputazionale costruito nel tempo.
I divieti tipici
L'art. 20 enuncia tre principali ipotesi di violazione. La prima è l'uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici (la cosiddetta doppia identità), che genera tutela in forma automatica, senza necessità di provare il rischio di confusione. La seconda è l'uso di un segno identico o simile per prodotti identici o affini, quando questo determini un rischio di confusione per il pubblico, comprensivo del rischio di associazione. La terza, riservata ai marchi di rinomanza, riguarda l'uso di un segno identico o simile anche per prodotti non affini, se trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca a essi pregiudizio.
L'elenco degli usi vietati
La norma elenca specifici comportamenti vietati: apporre il segno sui prodotti, offrire o immettere in commercio prodotti, importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno, utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, utilizzarlo come nome a dominio o nei meta tag e in altri impieghi su internet. L'elenco è esteso, ma resta esemplificativo: la tutela copre anche usi analoghi non espressamente previsti.
Il rischio di confusione e di associazione
La nozione di rischio di confusione include il rischio di associazione, ossia l'idea, indotta nel pubblico, che tra i prodotti o le imprese vi siano collegamenti economici o produttivi. La giurisprudenza europea ha sviluppato un'analisi articolata, basata sulla percezione del consumatore medio, sulla forza distintiva del marchio anteriore e sulla similitudine fonetica, visiva e concettuale tra i segni.
La tutela rafforzata dei marchi di rinomanza
I marchi di rinomanza godono di una tutela peculiare, che si estende oltre i confini merceologici. La protezione opera in particolare contro tre situazioni: l'indebito vantaggio per il terzo (free riding), il pregiudizio alla distintività (dilution by blurring) e il pregiudizio alla rinomanza (dilution by tarnishment). La verifica richiede prova della rinomanza, di un nesso tra i segni nella mente del pubblico e dell'effettivo vantaggio o pregiudizio.
Limiti e eccezioni
L'art. 20 va letto con l'art. 21 CPI, che definisce le limitazioni del diritto, e con l'art. 5 sull'esaurimento. La tutela non è assoluta: esistono usi leciti, come quelli descrittivi, conformi a correttezza professionale, o di confronto comparativo nel rispetto delle norme sulla pubblicità.
Domande frequenti
Quali usi sono vietati dall'art. 20 CPI?
L'apposizione del segno sui prodotti, l'offerta o l'immissione in commercio, l'importazione o esportazione, l'uso nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale, l'uso come nome a dominio o nei meta tag e altri impieghi su internet.
Cosa significa rischio di confusione?
È la possibilità che il pubblico ritenga, erroneamente, che i prodotti o i servizi contraddistinti dai due segni provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Include anche il rischio di associazione.
I marchi di rinomanza godono di una tutela più ampia?
Sì. Possono opporsi anche all'uso di segni simili per prodotti non affini, quando il terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca a essi pregiudizio.
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