Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 CPI – Marchi di forma e altri segni non registrabili
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto .
Vedi anche
→art. 7 PROPRIETA→art. 8 PROPRIETA→art. 10 PROPRIETA→art. 11 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 11 bis CPI – (Marchio di certificazione)→Art. 11 ter CPI – (Marchio storico di interesse nazionale)→Art. 6 CPI – Comunione→Art. 12 CPI – Novità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 9 CPI individua una categoria di segni esclusi dalla tutela come marchio per ragioni di sistema, non semplicemente per mancanza di distintività. Si tratta di esclusioni che bilanciano la tutela dei segni con la libertà di concorrenza e con il corretto funzionamento dei sistemi di protezione dei beni tecnici ed estetici.
Le forme imposte dalla natura del prodotto
Non possono essere registrate forme che derivano necessariamente dalla natura del bene. Pensare a forme strettamente legate alla funzione fisica o biologica del prodotto significa, in linea generale, scartare qualunque tentativo di monopolizzare in via marchialistica un dato che ogni concorrente deve poter utilizzare per realizzare lo stesso tipo di prodotto.
Le forme tecnicamente necessarie
L'esclusione si estende alle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico. La ratio è impedire che, attraverso lo strumento del marchio (tutela potenzialmente perpetua tramite rinnovi), si possa eludere il regime del brevetto, che invece ha durata limitata. Le soluzioni tecniche, in altre parole, devono essere protette dagli strumenti loro propri e non da quelli destinati alla tutela dei segni distintivi.
Le forme che danno valore sostanziale al prodotto
L'ultima esclusione riguarda le forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto, cioè che ne costituiscono in sé l'elemento determinante delle scelte di acquisto. Per questi segni il corretto canale di tutela è quello del disegno o modello e, in alcuni casi, del diritto d'autore. Anche in questo ambito si manifesta la preoccupazione di non sovrapporre tutele con durata e logica diverse.
L'apertura ad altre caratteristiche
La riforma in attuazione della direttiva UE ha esteso le esclusioni oltre la sola forma, ricomprendendo qualsiasi altra caratteristica del prodotto. Questo allargamento è coerente con la presenza, oggi, di marchi non tradizionali (suoni, colori, multimedia): l'esclusione opera sulla sostanza funzionale o estetica del segno, indipendentemente dalla forma in cui è rappresentato.
Implicazioni pratiche
Per le imprese che intendono tutelare la configurazione di un prodotto, l'art. 9 impone di scegliere con cura lo strumento corretto. Spesso la strategia ottimale combina più titoli: marchio per gli elementi distintivi non funzionali, disegno o modello per la veste estetica, brevetto per le soluzioni tecniche. La consulenza specialistica è importante per evitare rifiuti in fase di esame o, peggio, dichiarazioni di nullità intervenute dopo la registrazione.
Casi pratici
Caso 1: forma tecnicamente necessaria
Tizio sviluppa un nuovo tappo a tenuta stagna la cui particolare conformazione è l'unica soluzione tecnica che consente la perfetta sigillatura. La forma non può essere registrata come marchio tridimensionale, perché necessaria per ottenere il risultato tecnico. La protezione deve essere ricercata in un brevetto per invenzione o per modello di utilità.
Caso 2: valore sostanziale
Caio progetta un oggetto di arredo la cui forma è il principale fattore di apprezzamento estetico. Il valore sostanziale del prodotto risiede proprio nella forma. Il marchio tridimensionale non è registrabile, ma la forma può essere tutelata come disegno o modello e, in presenza dei requisiti, anche dal diritto d'autore.
Domande frequenti
Quali forme non possono essere registrate come marchio?
Le forme imposte dalla natura del prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico e quelle che danno al prodotto un valore sostanziale.
Posso tutelare una forma tecnica con un marchio invece che con un brevetto?
No. L'art. 9 CPI esclude espressamente questa possibilità, per evitare che il marchio funzioni come un brevetto a durata illimitata.
L'esclusione vale solo per la forma o anche per altre caratteristiche?
Dopo l'adeguamento alla disciplina UE, l'esclusione si estende a qualsiasi altra caratteristica del prodotto che ricada nelle tre ipotesi previste dalla norma.