Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2573 c.c. Trasferimento del marchio
In vigore
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2572 - Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio→Cod. civ. art. 2574 - Articolo 2574 Codice Civile: Leggi speciali→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2571 Codice Civile: Preuso→Articolo 2575 Codice Civile: Oggetto del diritto→Articolo 2570 Codice Civile: Marchi collettivi→Articolo 2576 Codice Civile: Acquisto del diritto→Articolo 2569 Codice Civile: Diritto di esclusività→Articolo 2577 Codice Civile: Contenuto del diritto→Art. 2568 Codice Civile: Insegna
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2573 c.c. riflette l'evoluzione del diritto dei marchi, passato dalla concezione tradizionale che legava indissolubilmente il marchio all'azienda, e ne vietava quindi la cessione separata, alla concezione moderna che riconosce al marchio un valore patrimoniale autonomo, liberamente negoziabile. Il limite dell'inganno nel pubblico apprezzamento rimane tuttavia il presidio fondamentale: il marchio non è solo un bene del titolare, ma ha anche una funzione pubblica di garanzia della provenienza e delle caratteristiche del prodotto. Consentire trasferimenti che alterino queste aspettative indurrebbe i consumatori in errore, tradendo la fiducia che hanno riposto nel segno. La norma bilancia dunque libertà negoziale e tutela del consumatore.
Analisi
Il trasferimento del marchio può avvenire per atto tra vivi (cessione, conferimento in società, permuta) o mortis causa (successione ereditaria). La licenza può essere esclusiva (il licenziante non può concedere altri utilizzi) o non esclusiva, totale o parziale (limitata a certi prodotti, certe zone, certi canali distributivi). Il criterio dell'inganno nei caratteri essenziali, come la qualità, la composizione, il metodo di produzione, va valutato in concreto: se un marchio è stato usato per prodotti di lusso e viene ceduto a un'impresa che produce articoli di qualità inferiore senza alcuna indicazione al consumatore, il trasferimento può essere dichiarato nullo. La presunzione ex secondo comma opera quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata: in questi casi, in assenza di patto contrario, il marchio si intende trasferito con l'azienda nelle operazioni di cessione aziendale.
Quando si applica
La norma opera in ogni operazione negoziale avente a oggetto un marchio registrato: cessioni aziendali, fusioni, scissioni, accordi di licensing, franchising, operazioni di private equity in cui il marchio costituisce asset principale. Il limite dell'inganno rileva soprattutto nei contratti di licenza nei quali il licenziante non controlla più direttamente la qualità del prodotto contrassegnato: la giurisprudenza ritiene necessaria una clausola di quality control che obblighi il licenziatario a mantenere gli standard qualitativi associati al marchio. In mancanza di tale clausola il marchio può decadere per volgarizzazione o perdita di carattere distintivo.
Connessioni
L'art. 2573 si collega all'art. 2569 (esclusiva del marchio registrato), all'art. 2574 (leggi speciali) e agli artt. 23-24 del d.lgs. 30/2005 (CPI), che disciplinano in dettaglio cessione e licenza del marchio, compreso l'obbligo di trascrizione nel registro UIBM per l'opponibilità ai terzi. Sul piano europeo, il reg. UE 2017/1001 agli artt. 22-27 detta regole analoghe per il marchio UE. Nel diritto antitrust, le licenze di marchio possono ricadere nel campo di applicazione degli artt. 101-102 TFUE quando restringono la concorrenza in modo apprezzabile.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è titolare del marchio «AltaLuce» per lampadari di design artigianale di alta gamma. Cede il marchio a Caio, che produce lampadari industriali di fascia bassa, senza alcun accordo sui livelli qualitativi minimi. Il tribunale, su ricorso di un'associazione di consumatori, accerta che il trasferimento ha generato inganno sui caratteri essenziali del prodotto e dichiara il contratto nullo per violazione dell'art. 2573.
Caso 2: Sempronio cede la propria azienda di abbigliamento a Mevio
Nel contratto di cessione aziendale non si menziona il marchio figurativo «SemArte», da tempo associato all'azienda. In virtù della presunzione del secondo comma dell'art. 2573, il marchio si intende trasferito automaticamente insieme all'azienda: Mevio ne diventa titolare senza necessità di un atto separato di cessione.
Domande frequenti
Il marchio può essere ceduto separatamente dall'azienda?
Sì. A differenza di quanto previsto in passato, oggi il marchio è liberamente trasferibile anche separatamente dall'azienda, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi registrati. L'unico limite è che dal trasferimento non deve derivare inganno sui caratteri essenziali dei prodotti o servizi nell'apprezzamento del pubblico.
Cosa si intende per licenza di marchio?
La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare (licenziante) autorizza un terzo (licenziatario) a usare il marchio per determinati prodotti, servizi, zone geografiche o periodi di tempo, dietro corrispettivo (royalty). La licenza può essere esclusiva, nessun altro può usare il marchio, o non esclusiva, se il licenziante può concedere altre licenze.
Cosa significa che non deve derivare inganno dal trasferimento del marchio?
Significa che il trasferimento o la licenza non deve indurre il pubblico a credere che i prodotti o servizi abbiano caratteristiche, come qualità, composizione, origine geografica, metodo di produzione, che in realtà non possiedono. Se il marchio è associato nella mente dei consumatori a certi standard qualitativi, cederlo a chi produce beni di qualità inferiore senza informare il pubblico viola questo limite.
Il marchio ceduto insieme all'azienda deve essere indicato nel contratto?
Per i marchi figurativi, le denominazioni di fantasia e le ditte derivate vige la presunzione legale che il diritto all'uso esclusivo si trasferisca automaticamente insieme all'azienda, salvo patto contrario. Tuttavia è sempre consigliabile indicarlo espressamente nel contratto di cessione aziendale per evitare contestazioni e per poter procedere alla trascrizione nel registro UIBM.
La cessione o la licenza del marchio deve essere registrata?
La trascrizione nel registro dei marchi dell'UIBM non è richiesta per la validità del contratto, ma è necessaria per l'opponibilità ai terzi: chi acquista un marchio già ceduto a un terzo non trascritto è tutelato se era in buona fede. La trascrizione è dunque fortemente consigliata per garantire la certezza giuridica.