- L'UIBM esamina i marchi internazionali designanti l'Italia secondo l'Accordo e il Protocollo di Madrid
- L'esame verte sui motivi assoluti di rifiuto e sulla regolarità formale
- Il rifiuto deve essere notificato all'OMPI entro i termini stabiliti dai trattati
- L'avvenuto esame consente l'estensione dell'effetto del marchio internazionale in Italia
Testo dell'articoloVigente
Art. 171 CPI — Esame dei marchi internazionali
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , all’emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.
7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà industriale d’origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.
9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all’Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali. Note all’art. 171: – Per la legge 28 aprile 1976, n. 424 , si veda la nota all’art.
3. – Per la legge 12 marzo 1996, n. 169 , si veda la nota all’art. 156.
Commento
L'articolo regola l'esame dei marchi internazionali per i quali sia stata richiesta la designazione dell'Italia. Il sistema di Madrid, articolato nell'Accordo e nel Protocollo, consente a un titolare di ottenere una registrazione unica gestita dall'OMPI e di estendere gli effetti in più Paesi designati. L'UIBM, in qualità di ufficio nazionale, è chiamato a verificare le condizioni perché il marchio dispieghi effetti in Italia.
Oggetto dell'esame
L'esame si concentra principalmente sui motivi assoluti di rifiuto: difetto di capacità distintiva, decettività, contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, buon costume. La verifica corrisponde, in linea di massima, a quella prevista per i marchi nazionali, in coerenza con la regola del trattamento non discriminatorio dei richiedenti stranieri.
Termini e notifica all'OMPI
L'eventuale rifiuto, totale o parziale, deve essere notificato all'OMPI entro i termini fissati dal Protocollo di Madrid, normalmente diciotto mesi dalla data di notifica della designazione. Decorso il termine senza che l'ufficio si pronunci, il marchio internazionale produce effetti come se fosse un marchio nazionale italiano. La gestione dei termini è perciò un profilo cruciale dell'attività dell'ufficio.
Procedimento contraddittorio
Quando l'ufficio rileva motivi di rifiuto, comunica al titolare, per il tramite dell'OMPI, una notifica di rifiuto provvisorio. Il titolare può presentare osservazioni e nominare un rappresentante in Italia. L'iter conduce a una decisione definitiva, che può confermare il rifiuto, accoglierlo solo parzialmente o ammettere il marchio.
Opposizione e rilievi formali
Oltre all'esame, il marchio internazionale è soggetto al procedimento di opposizione nazionale, con le particolarità derivanti dal coordinamento con il sistema di Madrid. Gli eventuali rilievi formali seguono le regole ordinarie, con possibilità di integrazioni nei termini assegnati.
Effetti in Italia
Superata positivamente la fase di esame, il marchio internazionale designante l'Italia produce gli stessi effetti di un marchio nazionale, sotto il profilo della tutela e degli obblighi di uso. Tipicamente conviene presidiare la fase iniziale dell'esame con la nomina di un rappresentante in Italia, per garantire la massima reattività nei termini brevi previsti dal Protocollo.
Domande frequenti
Cosa si intende per marchio internazionale designante l'Italia?
È un marchio registrato presso l'OMPI nell'ambito del sistema di Madrid, per il quale il titolare ha chiesto l'estensione degli effetti anche in Italia, oltre che in altri Paesi designati.
Cosa accade se l'UIBM non si pronuncia nei termini?
Decorso il termine senza notifica di rifiuto, il marchio produce in Italia gli stessi effetti di un marchio nazionale, come se fosse stato registrato direttamente dall'UIBM.
Il titolare estero deve nominare un rappresentante in Italia?
Non necessariamente al momento della designazione, ma è opportuno farlo per rispondere alle eventuali notifiche di rifiuto provvisorio entro i termini brevi previsti.
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