In sintesi
- La domanda di brevetto per invenzione e quella per modello di utilità possono essere presentate alternativamente o congiuntamente per lo stesso oggetto.
- La domanda può essere convertita dall'una all'altra tipologia in corso di esame.
- La conversione conserva la data di deposito originaria.
- Lo strumento offre flessibilità di tutela in funzione del contributo tecnico effettivo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 84 CPI — Brevettazione alternativa
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’ invenzione o viceversa, è applicabile l’articolo 161.
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Commento
L'articolo 84 CPI disciplina la cosiddetta brevettazione alternativa, ossia la possibilità di richiedere per lo stesso oggetto sia il brevetto per invenzione sia il modello di utilità, e di convertire la domanda dall'una all'altra tipologia in corso di esame. La norma offre uno strumento di flessibilità importante, che consente all'inventore di adattare la propria strategia di tutela alle valutazioni dell'UIBM e all'evoluzione dell'esame.
Il doppio deposito alternativo
Il richiedente può depositare contestualmente una domanda di brevetto per invenzione e una domanda di modello di utilità per lo stesso oggetto, optando in via principale per l'una e in via subordinata per l'altra. La scelta del titolo principale dipende dalla valutazione preliminare del contributo tecnico: per innovazioni più sostanziali si privilegia il brevetto per invenzione, per innovazioni di minor rilievo inventivo il modello di utilità. La domanda subordinata costituisce una rete di sicurezza nel caso in cui la principale non possa essere accolta.
La conversione in corso di esame
Se in corso di esame emerge l'inidoneità della tipologia originariamente scelta (ad esempio, perché il contributo tecnico è giudicato insufficiente per il brevetto per invenzione), il richiedente può convertire la domanda nell'altra tipologia, conservando la data di deposito originaria. La conversione è strumento essenziale per salvare la tutela: senza di essa, il rigetto della domanda di brevetto per invenzione comporterebbe la perdita della priorità, esponendo l'inventore alle anteriorità sopravvenute.
La conservazione della data di deposito
Il principale vantaggio della conversione consiste nella conservazione della data di deposito originaria. Per il giudizio di novità e di attività inventiva, la domanda convertita è valutata alla data del primo deposito, evitando che divulgazioni successive (anche dello stesso inventore, ad esempio in convegni o pubblicazioni) compromettano la tutela. La data di deposito è il fattore temporale fondamentale del sistema brevettuale e la sua conservazione attraverso la conversione è garanzia di continuità.
I diversi requisiti di tutela
Brevetto per invenzione e modello di utilità sono soggetti a requisiti diversi, sebbene parzialmente sovrapposti. Entrambi richiedono novità, attività inventiva e industrialità, ma il giudizio di attività inventiva è più rigoroso per il brevetto per invenzione, mentre il modello di utilità si accontenta di un livello inferiore. Anche la durata e l'ambito di tutela differiscono. La conversione consente di adattare il titolo richiesto al livello effettivo del contributo, evitando il rigetto a fronte di un contributo di minor rilievo ma comunque meritevole di tutela.
Le strategie di deposito
Le strategie di deposito alternativo o di conversione sono frequenti nella prassi italiana, dove il modello di utilità rappresenta una quota significativa dei titoli rilasciati. Per innovazioni di confine, il deposito contestuale è una scelta prudenziale che massimizza le chance di ottenere una tutela. Per le PMI e gli artigiani, il modello di utilità è spesso lo strumento preferito, anche perché meno oneroso sul piano dei costi di deposito e mantenimento.
Il coordinamento con il sistema europeo
Il sistema italiano del modello di utilità non ha equivalente diretto in tutti gli ordinamenti europei e non è oggetto di un titolo europeo unitario (a differenza del brevetto per invenzione, oggetto del brevetto europeo classico e del brevetto unitario). Per ottenere protezione di modelli di utilità all'estero, è necessario depositare domande nazionali separate nei Paesi che riconoscono tale figura (Germania, Austria, Spagna, ad esempio).
Domande frequenti
Posso depositare contemporaneamente una domanda di brevetto e una di modello di utilità?
Sì, l'art. 84 CPI consente il doppio deposito alternativo per lo stesso oggetto, scegliendo poi in funzione dell'esito dell'esame quale titolo conservare.
Posso convertire la mia domanda di brevetto in modello di utilità?
Sì, in corso di esame, conservando la data di deposito originaria; lo strumento è utile quando il contributo tecnico risulti insufficiente per il brevetto per invenzione.
La conversione fa perdere la priorità?
No, è proprio per evitare la perdita della priorità che è prevista la conversione: la domanda convertita conserva la data di deposito originaria a tutti gli effetti.
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