Testo dell'articoloVigente
Art. 81 Octies CPI – (Licenza obbligatoria)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore: a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale; b) del titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica per l’uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente: a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale; b) che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all’invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 81 octies CPI disciplina lo specifico regime delle licenze obbligatorie nel settore biotech, finalizzato a risolvere i conflitti tra brevetti biotecnologici e privative varietali. La norma è di particolare interesse per il settore agroalimentare, dove le due forme di tutela (brevetto e privativa varietale UPOV) coesistono e talvolta si sovrappongono, generando situazioni di stallo nello sfruttamento delle innovazioni.
Il rapporto tra brevetto biotech e privativa varietale
I due sistemi di tutela perseguono finalità analoghe (proteggere l'innovazione nel settore agricolo e biotech) ma con caratteristiche differenti: il brevetto biotech tutela invenzioni con i requisiti generali della brevettabilità; la privativa varietale tutela varietà vegetali specifiche secondo i criteri UPOV (distintività, omogeneità, stabilità). Le due tutele possono concorrere su materiale biologico complesso: una sequenza genica brevettata può essere inserita in una varietà vegetale specifica oggetto di privativa, creando situazioni in cui ciascuno dei titolari non può attuare il proprio diritto senza ledere l'altro.
La licenza obbligatoria a favore del titolare della privativa varietale
Il titolare di una privativa varietale che non possa ottenere o sfruttare la varietà senza ledere un brevetto biotech anteriore può chiedere una licenza obbligatoria sul brevetto. La concessione è subordinata a presupposti rigorosi: la varietà deve costituire un progresso tecnico importante e di considerevole rilievo economico rispetto all'invenzione protetta dal brevetto. Si tratta di una logica analoga a quella del brevetto dipendente (art. 71 CPI), adattata alla relazione tra brevetto biotech e privativa varietale.
La licenza obbligatoria a favore del titolare del brevetto biotech
Specularmente, il titolare di un brevetto biotech che non possa attuare la propria invenzione senza ledere una privativa varietale anteriore può chiedere una licenza obbligatoria sulla privativa. Anche in questo caso, la concessione richiede che l'invenzione brevettata rappresenti un progresso tecnico importante e di considerevole rilievo economico rispetto alla varietà tutelata. Il meccanismo è dunque biunivoco e mira a evitare blocchi reciproci nello sfruttamento delle due forme di tutela.
La licenza incrociata
Quando una delle due licenze obbligatorie è concessa, il titolare del diritto compresso può chiedere a sua volta una licenza incrociata sul diritto dell'altro, a condizioni eque. Il meccanismo è di simmetria, analogo a quello dell'art. 71 CPI: chi subisce la compressione del proprio diritto ottiene, in compenso, l'accesso al diritto altrui. La licenza incrociata equilibra le posizioni e promuove uno sfruttamento coordinato delle innovazioni.
Le condizioni economiche
Entrambe le licenze obbligatorie comportano il pagamento di un equo compenso, determinato dall'UIBM tenendo conto del valore commerciale dei rispettivi diritti, della prassi delle royalties nel settore, degli investimenti effettuati dai titolari. Le licenze sono non esclusive e seguono le regole generali dell'art. 72 CPI in materia di disposizioni comuni alle licenze obbligatorie.
Profili applicativi
L'art. 81 octies CPI ha rilievo concreto nel settore delle sementi e dei prodotti agricoli avanzati. Le imprese sementiere che sviluppano nuove varietà incorporanti tecnologie brevettate (resistenze a parassiti, tolleranze a stress ambientali, qualità nutrizionali specifiche) possono beneficiare del meccanismo, evitando situazioni di stallo con i titolari dei brevetti sulle tecnologie sottostanti. Analogamente, i titolari di brevetti su sequenze geniche o tecnologie biotech possono accedere alle varietà che le incorporano. Il sistema mira a promuovere uno sviluppo coordinato dell'agricoltura innovativa e a evitare che la frammentazione dei diritti freni il progresso tecnico nel settore.
Casi pratici
Caso 1: Varietà incorporante un brevetto biotech
Tizio sviluppa una nuova varietà di pomodoro con caratteristiche organolettiche eccezionali, ottenibile solo incorporando una sequenza genica brevettata da un'altra impresa. Tizio ottiene la privativa varietale ma non riesce a negoziare una licenza volontaria sul brevetto. Chiede all'UIBM una licenza obbligatoria sul brevetto, dimostrando il progresso tecnico-economico della propria varietà. L'UIBM la concede con equo compenso; il titolare del brevetto può a sua volta ottenere una licenza incrociata sulla varietà di Tizio.
Caso 2: Brevetto biotech bloccato da privativa varietale
Caio sviluppa una tecnologia biotech innovativa per il miglioramento della resistenza alle malattie, ma per attuarla efficacemente deve utilizzare una varietà specifica oggetto di privativa di un'altra impresa. Non riuscendo a ottenere una licenza volontaria, Caio chiede una licenza obbligatoria sulla privativa varietale, dimostrando il progresso significativo della propria invenzione. La licenza è concessa con equo compenso e con possibile licenza incrociata a favore del titolare della privativa.
Domande frequenti
Cosa è la licenza obbligatoria incrociata nel settore biotech?
È lo strumento che consente di superare i blocchi reciproci tra brevetti biotech e privative varietali, attraverso licenze obbligatorie a condizioni eque su entrambi i diritti.
Quando posso chiedere una licenza obbligatoria sul brevetto biotech?
Quando si è titolari di una privativa varietale che non può essere sfruttata senza ledere il brevetto, dimostrando un progresso tecnico ed economico significativo.
Chi fissa il compenso e le condizioni?
L'UIBM in sede di concessione, secondo le regole generali dell'art. 72 CPI sulle licenze obbligatorie; il compenso è equo e tiene conto del valore commerciale dei rispettivi diritti.