Testo dell'articoloVigente
Art. 67 CPI – Brevetto di procedimento
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 67 CPI estende la tutela del brevetto di procedimento ai prodotti che ne derivano direttamente. La norma è di rilievo centrale per il sistema brevettuale, soprattutto nei settori chimico, farmaceutico e biotecnologico, dove il procedimento di sintesi o di produzione costituisce spesso il vero contributo inventivo, mentre il prodotto finale può essere noto o difficilmente caratterizzabile.
L'estensione della tutela al prodotto diretto
Il brevetto di procedimento copre non solo l'applicazione del procedimento in sé, ma anche gli atti compiuti sui prodotti che ne sono il risultato diretto. La logica è quella di rendere effettiva la tutela: limitare la protezione al solo procedimento, escludendo i prodotti che ne derivano, consentirebbe ai concorrenti di importare il prodotto fabbricato all'estero con il procedimento brevettato, eludendo l'esclusiva. L'estensione al prodotto diretto chiude questa lacuna.
Il concetto di prodotto direttamente ottenuto
Si considera direttamente ottenuto il prodotto che risulta in via immediata dall'applicazione del procedimento, senza subire trasformazioni sostanziali successive. Trasformazioni minori (purificazione, formulazione, confezionamento) non interrompono il nesso di derivazione, mentre interventi che modifichino l'identità del prodotto possono escluderne la qualificazione di prodotto diretto. Si tratta di un'analisi tecnica caso per caso, frequente nei contenziosi farmaceutici.
L'inversione dell'onere della prova
Il vero punto di forza dell'art. 67 CPI è l'inversione dell'onere probatorio: quando il prodotto ottenuto con il procedimento brevettato è nuovo, si presume che ogni prodotto identico sia stato fabbricato con quel procedimento, salvo prova contraria fornita dal presunto contraffattore. Tale presunzione è di matrice TRIPS (art. 34) e risolve un problema pratico di enorme rilievo: dimostrare che un prodotto importato è stato ottenuto con un determinato procedimento è spesso impossibile per il titolare, che non ha accesso ai siti produttivi del concorrente.
I presupposti dell'inversione
L'inversione opera solo se il prodotto è nuovo, ossia se non era già noto prima del deposito del brevetto di procedimento. La novità del prodotto è la condizione che giustifica la presunzione: se il prodotto era già conosciuto, esso poteva essere ottenuto con procedimenti diversi e la sua presenza sul mercato non implica l'utilizzo del procedimento brevettato. Per i prodotti già noti, l'onere della prova torna al titolare.
La prova contraria del convenuto
Per vincere la presunzione, il presunto contraffattore deve dimostrare di aver utilizzato un procedimento diverso da quello brevettato. La prova è spesso complessa: richiede la disclosure di documentazione tecnica, l'esibizione di registri di produzione, talvolta accertamenti peritali presso gli stabilimenti. Il giudice italiano dispone di strumenti istruttori specifici (descrizione, sequestro probatorio ex art. 129 CPI) che agevolano l'accertamento.
Rilievo pratico
L'art. 67 CPI è strumento essenziale nel contenzioso brevettuale del settore farmaceutico, dove le tecnologie di sintesi costituiscono spesso il fulcro del contributo inventivo. Anche nel biotech e nelle tecnologie chimiche di nicchia, la presunzione di derivazione consente al titolare di azionare la tutela contro importazioni e commercializzazioni di prodotti che, altrimenti, sarebbe difficile attribuire al procedimento brevettato.
Casi pratici
Caso 1: Presunzione di derivazione
Tizio è titolare di un brevetto di procedimento per la sintesi di un nuovo principio attivo, mai conosciuto prima del deposito. Un concorrente importa in Italia un prodotto chimicamente identico. Trattandosi di prodotto nuovo, opera la presunzione di derivazione: spetterà al concorrente dimostrare di aver utilizzato un procedimento alternativo, pena la qualificazione delle proprie attività come contraffazione.
Caso 2: Prodotto preesistente
Caio brevetta un nuovo procedimento per ottenere un composto già noto da decenni e prodotto con metodi tradizionali. Un terzo commercializza il composto: trattandosi di prodotto preesistente, la presunzione di derivazione non opera. Caio dovrà provare in concreto che il terzo ha utilizzato il procedimento brevettato, ad esempio mediante accertamenti peritali sui processi produttivi.
Domande frequenti
Il brevetto di procedimento protegge anche i prodotti?
Sì, si estende ai prodotti direttamente ottenuti con il procedimento brevettato; ne sono vietati uso, importazione, vendita e detenzione ai fini commerciali.
Cosa è l'inversione dell'onere della prova?
Quando il prodotto è nuovo, si presume che ogni esemplare identico sia stato ottenuto con il procedimento brevettato; spetta al convenuto provare di aver usato un procedimento diverso.
L'inversione opera per tutti i prodotti?
No, solo per i prodotti nuovi al momento del deposito del brevetto di procedimento. Per prodotti già noti, l'onere della prova resta in capo al titolare.