- La domanda di brevetto europeo respinta o ritirata può essere trasformata in domanda nazionale italiana.
- La trasformazione conserva la data di deposito originaria e le priorità rivendicate.
- L'istanza deve essere proposta entro i termini previsti dalla Convenzione di Monaco.
- La trasformazione consente di salvaguardare gli investimenti effettuati per il deposito europeo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 58 CPI — Trasformazione della domanda di brevetto europeo
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: a) nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 ; b) in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell’articolo
84. 4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.
Commento
L'articolo 58 CPI disciplina l'istituto della trasformazione della domanda di brevetto europeo in domanda di brevetto nazionale italiano. Si tratta di un meccanismo di salvataggio che evita la perdita degli investimenti effettuati nel deposito europeo quando, per cause varie, questo non possa proseguire o non venga concesso.
Le ipotesi di trasformazione
La trasformazione è ammessa nei casi tipici previsti dalla Convenzione di Monaco: rigetto della domanda europea, ritiro espresso o implicito (per mancato pagamento di tasse o mancata produzione di documenti), perdita di effetti della designazione di uno Stato. La trasformazione consente al richiedente di ritrovarsi titolare di una domanda nazionale, valutata secondo le regole italiane, mantenendo però la data di deposito originaria e le priorità rivendicate.
La conservazione della data
Il valore principale dell'istituto consiste nella conservazione della data di deposito. Per il giudizio di novità e di attività inventiva, la domanda trasformata viene considerata come depositata alla data originaria, evitando che divulgazioni successive distruggano la novità. Si tratta di una garanzia di continuità della tutela, particolarmente preziosa per le invenzioni in settori dove la rapidità del progresso tecnico moltiplica le anteriorità.
I termini e le formalità
L'istanza di trasformazione deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla Convenzione di Monaco e dalle relative norme di attuazione, accompagnata dalla documentazione richiesta dall'UIBM. È necessaria la traduzione in italiano dei documenti, ove non già nella lingua nazionale, e il pagamento delle tasse di deposito nazionale. La gestione dei termini è critica: la perdita dei termini comporta la perdita della facoltà di trasformazione e la conseguente caducazione della tutela.
La nuova domanda nazionale
Una volta trasformata, la domanda è esaminata dall'UIBM secondo le regole italiane: si applicano i criteri sostanziali del CPI (artt. 46-50) e le procedure nazionali di esame e opposizione. Il richiedente conserva tutti i diritti acquisiti con il deposito originario, compresi i diritti provvisori sulla pubblicazione della domanda europea.
Profili strategici
L'istituto della trasformazione è strumento di pianificazione brevettuale: di fronte a un esame europeo che si profila sfavorevole su alcuni aspetti, il richiedente può valutare la trasformazione nazionale per ottenere comunque una tutela in Italia, eventualmente con un perimetro diverso. La scelta richiede una valutazione costi-benefici accurata, anche alla luce del sistema del brevetto unitario.
Domande frequenti
Quando posso chiedere la trasformazione della domanda europea?
Nei casi previsti dalla CBE: rigetto, ritiro espresso o tacito, perdita di effetti della designazione, secondo termini stretti che vanno rispettati a pena di decadenza.
Conservo la data di deposito originaria?
Sì, la trasformazione conserva la data del deposito europeo e le priorità rivendicate: si tratta del principale vantaggio dell'istituto.
L'esame della domanda trasformata si svolge in Italia?
Sì, dopo la trasformazione la domanda è esaminata dall'UIBM secondo le regole sostanziali e procedurali italiane.
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