In sintesi
- Sulla stessa invenzione non possono coesistere un brevetto europeo e uno italiano concessi al medesimo titolare.
- Il brevetto italiano cessa di produrre effetti quando il brevetto europeo viene concesso per la stessa invenzione.
- La regola vale dalla data in cui il brevetto europeo non è più impugnabile o le procedure di opposizione sono concluse.
- La disciplina evita la duplicazione della tutela e i conseguenti rischi di contenzioso parallelo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 CPI — (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo
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Commento
L'articolo 59 CPI risolve il problema del concorso tra brevetto nazionale italiano e brevetto europeo aventi il medesimo titolare e la medesima invenzione. La disposizione, in linea con la Convenzione di Monaco, esprime un divieto di duplicazione della tutela sul territorio nazionale, sancendo la prevalenza del titolo europeo.
Il divieto di doppia protezione
L'idea che lo stesso trovato possa essere protetto contemporaneamente da due brevetti distinti facenti capo allo stesso titolare creerebbe incertezza giuridica, moltiplicherebbe le posizioni di esclusiva e renderebbe possibile un'illegittima estensione di fatto della durata della tutela. Per questo, l'art. 59 CPI prevede che, quando per la stessa invenzione il titolare disponga sia di un brevetto italiano sia di un brevetto europeo designante l'Italia, il brevetto italiano cessi di produrre effetti.
La decorrenza della cessazione
La cessazione del brevetto italiano opera dal momento in cui il brevetto europeo diviene definitivo, ovvero quando i termini di opposizione presso l'EPO sono scaduti senza opposizioni o le opposizioni sono state respinte con decisione non più impugnabile. Si tratta di un meccanismo automatico: non è necessaria una pronuncia dell'UIBM o di altro organo nazionale per il prodursi dell'effetto, anche se l'iscrizione è opportuna ai fini di pubblicità.
L'identità di invenzione
La regola opera solo quando i due brevetti hanno per oggetto la stessa invenzione. La valutazione di identità si svolge confrontando le rivendicazioni dei due titoli e tiene conto della loro effettiva sovrapposizione. Se il brevetto europeo ha un perimetro diverso (più ampio o più ristretto) o riguarda un trovato sostanzialmente differente, non opera la cessazione del titolo nazionale. È, però, opportuna una valutazione tecnica accurata in sede di doppio deposito.
L'identità di titolarità
Il presupposto soggettivo è che entrambi i brevetti facciano capo allo stesso titolare. Se la titolarità è diversa (ad esempio per cessione di uno solo dei due titoli), la regola non opera e i due brevetti restano in vita parallelamente, fermo il regime di confronto sostanziale. Questo profilo richiede attenzione nelle operazioni di cessione e licenza.
Implicazioni pratiche
L'istituto evita al titolare di sostenere costi di rinnovo paralleli per due titoli di identico contenuto, e riduce il rischio di contenziosi sovrapposti. In sede di pianificazione brevettuale è quindi prassi diffusa coordinare il deposito nazionale con quello europeo, evitando duplicazioni inutili e valutando, in funzione delle strategie commerciali, se ricorrere al brevetto nazionale soltanto, al brevetto europeo, o al brevetto unitario.
Domande frequenti
Posso avere allo stesso tempo un brevetto italiano e uno europeo sulla stessa invenzione?
Solo temporaneamente: quando il brevetto europeo diviene definitivo, il brevetto italiano cessa di produrre effetti per la stessa invenzione e con lo stesso titolare.
La cessazione del brevetto italiano è automatica?
Sì. Non richiede pronuncia da parte dell'UIBM: opera per legge dal momento in cui il brevetto europeo non è più impugnabile.
Se cedo uno dei due brevetti, la regola si applica ugualmente?
No. La cessazione opera solo se i due brevetti restano in capo allo stesso titolare: in caso di cessione separata, entrambi continuano a vivere autonomamente.
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