Testo dell'articoloVigente
Art. 233 CPI – Nullità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929 , come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso. Note all’art. 233: – Per il dereto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all’art.
231. – Il testo dell’ art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203, è il seguente: «Art.
48. –
1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La preclusione all’azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell’art. 18, comma 1, lettera f), e dell’art. 21.».
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 233 detta regole sul regime di nullità applicabile ai marchi registrati prima dell'entrata in vigore del CPI. La materia ha rilievo significativo perché le cause di nullità incidono direttamente sulla stabilità dei titoli e sulle posizioni degli operatori economici.
Cause di nullità nel CPI
Il CPI prevede cause di nullità del marchio relative a mancanza di novità, mancanza di capacità distintiva, contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, conflitto con diritti anteriori (marchi anteriori, segni notori, indicazioni geografiche). Tali cause si applicano in linea generale ai marchi registrati dopo l'entrata in vigore del CPI.
Marchi anteriori e affidamento
Per i marchi registrati sotto la disciplina previgente (R.D. 929/1942 e successive modifiche), la norma transitoria coordina i regimi: cause di nullità presenti già nel sistema previgente continuano a operare; cause di nullità introdotte dalle riforme successive si applicano con cautele, evitando di travolgere retroattivamente la stabilità di registrazioni risalenti.
Convalida del marchio
La convalida del marchio per uso prolungato (art. 28 CPI) e l'istituto della convalida tacita giocano un ruolo importante nelle questioni transitorie: marchi anteriori in conflitto con altri marchi possono divenire incontestabili se il titolare del marchio precedente ha tollerato l'uso per un periodo significativo (tipicamente cinque anni). La convalida è strumento di stabilità del mercato.
Coordinamento con il diritto UE
L'evoluzione del diritto UE in materia di marchi (direttive successive, regolamento sul marchio dell'Unione) ha introdotto nuove fattispecie e armonizzato le cause di nullità. Le norme transitorie nazionali devono essere lette in coordinamento con tale evoluzione, garantendo coerenza tra il sistema italiano e quello europeo.
Profili processuali
La nullità del marchio è dichiarata dal giudice ordinario (sezione specializzata del Tribunale delle Imprese) o, in casi specifici, dall'UIBM in procedure amministrative. La legittimazione all'azione è ampia, sia per cause di nullità assoluta che per cause relative (in quest'ultimo caso, riservata ai titolari dei diritti anteriori). I termini di prescrizione e decadenza variano in funzione del tipo di nullità.
Casi pratici
Caso 1: Marchio anteriore privo di novità
Tizio è titolare di un marchio registrato negli anni '70. Successivamente emerge che, già all'epoca, esisteva un marchio identico anteriore. In linea generale, la causa di nullità sussisteva già nel regime previgente e può essere dedotta, salvo gli istituti di convalida e di prescrizione.
Caso 2: Tolleranza prolungata
Caio, titolare di marchio anteriore, ha tollerato per oltre cinque anni l'uso di un marchio successivo identico per gli stessi prodotti. Tipicamente, la convalida tacita comporta l'incontestabilità del marchio successivo, salvo dimostrazione di mala fede al momento del deposito.
Domande frequenti
Le nuove cause di nullità si applicano ai marchi anteriori?
Tipicamente solo se la causa sussisteva anche nel regime previgente; nuove fattispecie sono applicate con cautele per non travolgere affidamenti consolidati.
Cos'è la convalida del marchio?
L'istituto per cui il titolare di un marchio anteriore che tollera per cinque anni l'uso di un marchio successivo perde tipicamente il potere di chiederne la nullità, salvo casi di mala fede.
Chi può chiedere la nullità?
Per cause di nullità assoluta, chiunque ne abbia interesse e tipicamente il pubblico ministero; per nullità relative, i titolari dei diritti anteriori.