- L'ufficio esamina l'opposizione previo contraddittorio fra le parti e fase di cooling-off
- Il titolare del marchio anteriore deve, su richiesta, provare l'uso effettivo
- La decisione può accogliere, respingere o accogliere parzialmente l'opposizione
- Il provvedimento è impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM
Testo dell'articoloVigente
Art. 178 CPI — Esame dell’opposizione e decisioni
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall’articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un’istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell’opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all’articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma
4. 3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l’opponente che fondi l’opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell’opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto,, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio dell’Unione europea. In tal caso l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea è determinato a norma dell’ articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 .
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
7-bis. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Commento
La norma descrive la struttura del procedimento di opposizione, articolato in più fasi che bilanciano contraddittorio, possibilità di conciliazione e decisione di merito. L'efficienza del procedimento è uno degli obiettivi della disciplina, che cerca di evitare il ricorso necessario alla via giudiziale.
Cooling-off
Dopo la notifica dell'opposizione al titolare della domanda, è prevista una fase di cooling-off, durante la quale le parti possono trovare un accordo. La fase può portare alla limitazione dell'elenco di prodotti e servizi, al ritiro dell'opposizione, al ritiro della domanda o a una composizione amichevole. Tipicamente questa fase risolve una percentuale significativa dei contenziosi, evitando il merito.
Memorie e contraddittorio
Se le parti non trovano accordo, si apre la fase di memorie scritte. L'opponente deve consolidare argomenti e prove; il titolare della domanda può replicare presentando le proprie difese, eccezioni e richieste di prova d'uso. Lo scambio è regolato da termini precisi, oltre i quali ulteriori produzioni non sono ammesse.
Prova d'uso del marchio anteriore
Quando il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni, il titolare della domanda può chiedere all'opponente di provare l'uso effettivo del marchio nei cinque anni precedenti la pubblicazione. La prova deve essere seria e documentata: cataloghi, fatture, campagne pubblicitarie, evidenze digitali. In mancanza, il marchio anteriore non può essere fatto valere come base dell'opposizione.
Decisione dell'ufficio
All'esito del contraddittorio l'ufficio adotta una decisione motivata, che può accogliere l'opposizione (con conseguente rifiuto della registrazione, totale o parziale), respingerla, o accoglierla parzialmente. La decisione tiene conto degli argomenti, delle prove e della giurisprudenza europea sulla confondibilità dei marchi. In linea generale la decisione segue criteri consolidati di analisi visiva, fonetica e concettuale.
Impugnazione
La decisione è impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM nei termini previsti dalla legge. La Commissione è organo amministrativo dotato di poteri decisionali, e i suoi provvedimenti possono essere ulteriormente impugnati davanti alle competenti sedi giurisdizionali. Conviene perciò curare il fascicolo di opposizione fin dall'inizio, perché il materiale tecnico-probatorio costituirà la base anche dei successivi gradi.
Domande frequenti
Cos'è la fase di cooling-off?
È una fase iniziale del procedimento in cui le parti possono trovare un accordo, evitando il merito. Può portare alla limitazione della domanda, al ritiro o a composizioni amichevoli.
Quando il titolare del marchio anteriore deve provare l'uso?
Quando il marchio è registrato da almeno cinque anni e il titolare della domanda chiede la prova d'uso. La prova deve essere documentata e riferita ai cinque anni precedenti la pubblicazione.
Come posso impugnare la decisione sull'opposizione?
La decisione è impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM nei termini previsti dalla legge, con possibilità di ulteriori gradi giurisdizionali.
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