- L'opposizione si deposita per iscritto presso l'UIBM entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio
- L'atto deve indicare i diritti anteriori invocati, i motivi e gli eventuali argomenti
- È dovuto il pagamento di una tassa di opposizione
- L'opponente non residente in UE deve nominare un rappresentante in Italia
Testo dell'articoloVigente
Art. 176 CPI — Deposito dell’opposizione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 179, comma 2; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelle des Marques Internationales.
2. L’opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità: a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda o della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8; c) i motivi su cui si fonda l’opposizione. c-bis) se è stato nominato un mandatario, l’atto di nomina, ai sensi dell’articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l’atto di nomina è depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell’opposizione.
3. L’opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo
226. 4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio , della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell’Unione europea ; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi , ovvero nei casi di cui all’articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter ); d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 .
5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis , per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8.
Commento
L'articolo disciplina la forma e i requisiti dell'opposizione alla registrazione del marchio, atto introduttivo di un procedimento contenzioso amministrativo davanti all'ufficio competente. La correttezza formale è essenziale perché un'opposizione viziata può essere dichiarata inammissibile, lasciando intatta la registrazione contestata.
Forma scritta e termini
L'opposizione si propone per iscritto, normalmente in via telematica, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nel bollettino ufficiale. Il termine è perentorio: il suo decorso preclude l'azione amministrativa, sebbene resti praticabile l'azione giudiziale di nullità nei termini ordinari. Conviene perciò organizzare un monitoraggio delle pubblicazioni per non perdere occasioni di tutela.
Contenuto dell'atto
L'opposizione deve indicare i diritti anteriori invocati (marchio anteriore, marchio notorio, nome o stemma protetto, indicazione geografica, denominazione di origine), i motivi specifici di rifiuto relativo e gli argomenti a sostegno. Va allegata la documentazione comprovante la titolarità e la portata del diritto anteriore. La completezza dell'atto è decisiva, perché eventuali integrazioni successive incontrano limiti significativi.
Tassa di opposizione
Il deposito dell'opposizione comporta il versamento di una tassa fissa, secondo le tariffe stabilite. Il pagamento è condizione di procedibilità: in mancanza, l'opposizione è dichiarata inammissibile. La tassa è autonoma rispetto alle altre tasse del procedimento di registrazione e va corrisposta dall'opponente.
Rappresentanza
L'opponente residente o domiciliato in uno Stato dell'Unione europea può agire direttamente o tramite mandatario. L'opponente non residente in UE deve invece nominare un rappresentante in Italia, secondo le regole dell'art. 201 CPI. La mancata nomina può determinare un rilievo formale e, in caso di mancata regolarizzazione, l'inammissibilità.
Effetti del deposito
Il deposito dell'opposizione apre il procedimento contraddittorio. L'ufficio notifica l'atto al titolare della domanda, fissando i termini per la replica e per l'eventuale cooling-off. Tipicamente in questa fase le parti tentano una conciliazione, che può portare alla limitazione della domanda o al ritiro dell'opposizione, con effetti significativi sui costi e sulla tempistica del procedimento.
Domande frequenti
Qual è il termine per depositare l'opposizione?
Tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nel bollettino ufficiale. Il termine è perentorio e va rispettato a pena di inammissibilità dell'opposizione.
Cosa devo allegare all'atto di opposizione?
La prova della titolarità del diritto anteriore (certificato di registrazione, evidenze del marchio notorio, documentazione su nomi o indicazioni geografiche) e i motivi specifici di rifiuto relativo.
Devo pagare una tassa per opporsi?
Sì, è prevista una tassa fissa il cui pagamento è condizione di procedibilità. Il mancato versamento determina l'inammissibilità dell'opposizione.
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