- L'art. 21 CPI individua i limiti del diritto di marchio, in cui l'uso da parte di terzi è lecito.
- È consentito l'uso del proprio nome o indirizzo, dei segni descrittivi e dei segni necessari a indicare la destinazione del prodotto.
- L'uso deve essere conforme ai principi della correttezza professionale.
- La norma bilancia l'esclusiva del titolare con esigenze informative e concorrenziali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 CPI — Limitazioni del diritto di marchio
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome o indirizzo , qualora si tratti di una persona fisica ; b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l’uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio.
Commento
L'art. 21 CPI completa il quadro disegnato dall'art. 20, definendo gli spazi di liceità nell'uso del marchio altrui. La norma riconosce che la tutela del marchio non può espandersi a tal punto da impedire ai terzi di operare correttamente sul mercato, informare il pubblico o offrire servizi compatibili con prodotti contraddistinti dal segno.
L'uso del proprio nome e indirizzo
Il primo limite riguarda l'uso, nell'attività economica, del proprio nome o indirizzo. La giurisprudenza europea ha chiarito che si tratta in linea generale dei nomi delle persone fisiche, non delle denominazioni sociali. La logica è impedire che un omonimo sia ostacolato nell'esercizio della propria attività solo perché un terzo ha registrato come marchio una parola coincidente con il suo nome.
L'uso descrittivo
L'art. 21 consente l'uso di indicazioni relative alla specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione del prodotto, ed altre caratteristiche del prodotto o servizio. Si tratta degli stessi elementi esclusi dalla registrabilità per assenza di distintività (art. 13 CPI). La coerenza è evidente: ciò che non può essere monopolizzato come marchio deve poter essere utilizzato in chiave descrittiva da chiunque.
L'uso necessario per indicare la destinazione
Il terzo limite è particolarmente rilevante per i servizi post-vendita, le parti di ricambio e gli accessori compatibili. Il terzo può utilizzare il marchio altrui se necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio. Per esempio, un'officina indipendente può segnalare che ripara automobili di una determinata marca, purché lo faccia in modo onesto e proporzionato.
Il principio di correttezza professionale
Tutti gli usi liberi sono subordinati al rispetto della correttezza professionale. Si tratta di un parametro elastico, sviluppato dalla giurisprudenza, che valuta se l'uso del marchio altrui resta entro limiti compatibili con la lealtà concorrenziale o sconfina in pratiche ingannevoli, parassitarie o denigratorie. La verifica è caso per caso e considera contesto, modalità, comunicazione complessiva.
Il rapporto con la pubblicità comparativa
L'art. 21 CPI va letto in coordinato con la disciplina della pubblicità comparativa (d.lgs. n. 145/2007), che ammette il riferimento ai marchi altrui a condizioni precise. La giurisprudenza europea ha contribuito a delineare i confini tra uso lecito del marchio altrui in chiave comparativa e contraffazione o concorrenza sleale, valorizzando il principio di correttezza e l'utilità informativa per il consumatore.
Diritti anteriori non registrati
L'art. 21 considera infine la posizione di chi gode di un diritto anteriore di portata locale, riconoscendone l'uso continuato entro i limiti territoriali in cui il segno è già protetto. È una clausola di salvaguardia che evita di estinguere ex post diritti consolidati prima della registrazione altrui.
Domande frequenti
Quando posso usare il marchio altrui senza commettere contraffazione?
Quando l'uso rientra in uno dei limiti previsti dall'art. 21 CPI (proprio nome, uso descrittivo, indicazione della destinazione) e avviene nel rispetto della correttezza professionale.
Posso indicare nei miei materiali la compatibilità con un prodotto di marca?
Sì, se l'indicazione è necessaria per informare correttamente il pubblico sulla destinazione del proprio prodotto o servizio. L'uso deve essere proporzionato e non ingenerare confusione sull'origine o sul rapporto con il titolare del marchio.
Cosa significa correttezza professionale?
È un criterio di lealtà nei rapporti di mercato: l'uso del marchio altrui deve essere onesto, informativo, non denigratorio e non sfruttare in modo parassitario la reputazione del titolare.
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