- L'art. 17 CPI disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'OMPI (WIPO) di Ginevra.
- L'istituto si fonda sul sistema di Madrid, che consente di estendere la tutela di un marchio nazionale a più Paesi tramite una sola domanda.
- La procedura passa per l'UIBM, che trasmette la domanda al WIPO.
- Il marchio internazionale ha effetti distinti nei diversi Stati designati e segue, in parte, le regole nazionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 CPI — Registrazione internazionale
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all’Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , recanti la designazione dell’Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali. Note all’art. 17: – Per la legge 28 aprile 1976, n. 424 , vedasi la nota all’art.
3. – La legge 12 marzo 1996, n. 169 , recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario.
Commento
L'art. 17 CPI consacra nel codice italiano il riconoscimento del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. La disposizione costituisce il punto di raccordo tra la disciplina nazionale e il sistema multilaterale gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) con sede a Ginevra.
Il sistema di Madrid
Il sistema di Madrid è composto dall'Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid, ai quali aderiscono numerosi Paesi e l'Unione europea. Esso consente al titolare di un marchio di estendere la propria tutela a tutti gli Stati aderenti depositando una sola domanda, redatta in una lingua unica e con pagamento centralizzato. Il vantaggio gestionale per le imprese che operano internazionalmente è significativo.
La procedura via UIBM
La domanda di registrazione internazionale di un marchio italiano passa per l'UIBM. Il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale o di una domanda nazionale; la domanda internazionale viene presentata in genere indicando gli Stati che si intendono designare. L'UIBM trasmette la domanda al WIPO che procede alla pubblicazione e alla notifica agli Stati designati per l'esame nazionale, secondo le rispettive normative.
Esame e rifiuti nazionali
Ogni Stato designato esamina la registrazione internazionale secondo la propria legge interna. La protezione si concretizza solo nei Paesi che non sollevano rifiuti entro i termini previsti. Per ogni rifiuto è prevista una procedura di replica davanti all'ufficio competente. Il sistema combina centralizzazione amministrativa e autonomia sostanziale dei singoli ordinamenti.
La trasformazione e la dipendenza
Per i primi cinque anni la registrazione internazionale resta in linea generale dipendente dal marchio nazionale di base. Se quest'ultimo viene meno, la registrazione internazionale può a sua volta cadere, salvo conversione in registrazioni nazionali separate, che è uno strumento di rete di sicurezza disciplinato dal sistema. Trascorso il quinquennio, la registrazione internazionale diventa autonoma rispetto al titolo di base.
Implicazioni pratiche
La gestione internazionale di un portafoglio marchi richiede consulenza specialistica per coordinare scadenze, rinnovi, modifiche di titolarità e rapporti con gli uffici nazionali. Il sistema di Madrid riduce significativamente costi e oneri burocratici, ma richiede attenta pianificazione strategica nella scelta del primo deposito e nelle designazioni successive, considerando anche il regime di priorità dell'art. 4 CPI.
Domande frequenti
Come funziona la registrazione internazionale del marchio?
Si fonda sul sistema di Madrid e consente, con una sola domanda presentata tramite l'UIBM, di estendere la tutela del marchio a più Stati aderenti, attraverso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO/OMPI) di Ginevra.
Quali sono i vantaggi rispetto a depositi nazionali separati?
Riduzione di costi, gestione centralizzata, lingua unica, rinnovi semplificati e maggiore trasparenza sullo stato dei depositi negli Stati designati. La protezione concreta dipende comunque dalle decisioni dei singoli uffici nazionali.
Cosa accade se il marchio nazionale di base viene meno nei primi cinque anni?
La registrazione internazionale cade per dipendenza. È però possibile attivare la procedura di trasformazione, convertendo la registrazione internazionale in registrazioni nazionali separate nei Paesi di interesse.
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