- La procedura di opposizione può essere sospesa nei casi previsti dalla legge
- Sospensione tipica quando il marchio anteriore è oggetto di azione di nullità o decadenza
- La sospensione tutela l'esito coerente fra procedimenti collegati
- Al venir meno della causa il procedimento riprende dal punto in cui era stato sospeso
Testo dell'articoloVigente
Art. 180 CPI — Sospensione della procedura di opposizione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1; b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l’opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; d-bis) se l’opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione; e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza. e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice. e-ter) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.
3. Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b),c),d) ed e-bis) , l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 .
Commento
L'articolo regola la sospensione del procedimento di opposizione, istituto che risponde all'esigenza di coerenza fra procedimenti pendenti aventi a oggetto i medesimi marchi o questioni connesse. La sospensione evita decisioni potenzialmente contraddittorie e consente all'ufficio di pronunciarsi sulla base di un quadro definitivo.
Cause di sospensione
La sospensione può essere disposta quando il marchio anteriore invocato è oggetto di un'azione di nullità o decadenza, sia davanti all'autorità giudiziaria sia in via amministrativa. È evidente la ratio: se il marchio anteriore venisse dichiarato nullo o decaduto, verrebbe meno la base stessa dell'opposizione. Tipicamente l'ufficio sospende quando l'esito dell'altro procedimento può influire in modo determinante sulla decisione di opposizione.
Ulteriori casi
La sospensione può intervenire anche per altre cause, come la pendenza di un procedimento prejudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea su questioni interpretative rilevanti, oppure per la pendenza di azioni civili che possano incidere sull'esito. La logica è sempre quella di evitare disallineamenti decisionali.
Iniziativa della sospensione
La sospensione può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte. L'ufficio valuta la rilevanza dell'altro procedimento e la sua effettiva idoneità a incidere sull'opposizione. Conviene per la parte interessata documentare con precisione i procedimenti collegati e illustrare la pertinenza, perché l'ufficio decide con discrezionalità.
Effetti della sospensione
Durante la sospensione il procedimento di opposizione è congelato: i termini non decorrono e le attività processuali sono interrotte. Al venir meno della causa di sospensione, il procedimento riprende dal punto in cui era stato sospeso, senza ricominciare daccapo. Le parti possono essere invitate a depositare osservazioni alla luce delle novità intervenute.
Strategia processuale
La sospensione è anche uno strumento strategico: la parte che ha promosso un'azione di nullità contro il marchio anteriore può chiedere la sospensione dell'opposizione per concentrarsi sull'azione più radicale. In linea generale, una buona pianificazione dei procedimenti collegati permette di ottimizzare costi e tempi della tutela.
Domande frequenti
Quando è disposta la sospensione del procedimento di opposizione?
Tipicamente quando il marchio anteriore è oggetto di un'azione di nullità o decadenza, o quando pendono procedimenti prejudiziali che possano incidere sulla decisione.
Posso chiedere io la sospensione?
Sì, la sospensione può essere disposta su istanza di parte. È necessario documentare il procedimento collegato e la sua rilevanza per l'esito dell'opposizione.
Cosa accade quando cessa la causa di sospensione?
Il procedimento riprende dal punto in cui era stato sospeso, senza ricominciare daccapo. Le parti possono essere invitate a depositare osservazioni aggiornate.
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