1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano , l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
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In sintesi
La norma disciplina l'estensione della protezione dei marchi internazionali designanti l'Italia attraverso il sistema di Madrid
L'estensione può essere richiesta successivamente alla registrazione internazionale di base
L'UIBM riceve la designazione e applica le regole nazionali sull'esame
L'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale
Indice dei contenuti
L'articolo regola l'istituto dell'estensione territoriale della protezione dei marchi internazionali. Si tratta di uno dei vantaggi più rilevanti del sistema di Madrid: la possibilità di estendere progressivamente la tutela del marchio a Paesi originariamente non designati, partendo dalla registrazione internazionale di base.
Funzione dell'estensione
L'estensione consente al titolare di un marchio internazionale di chiedere, in qualsiasi momento successivo alla registrazione, l'efficacia del marchio in ulteriori Paesi membri del sistema di Madrid. È uno strumento di pianificazione strategica della tutela, particolarmente utile per imprese in fase di espansione su nuovi mercati.
Procedura presso l'OMPI
La richiesta di estensione è inoltrata all'OMPI, che la trasmette agli uffici nazionali dei Paesi designati. L'OMPI verifica i requisiti formali e iscrive la designazione nel registro internazionale. Tipicamente il titolare opera tramite il proprio ufficio nazionale di origine, che funge da intermediario per la trasmissione.
Esame nazionale
Una volta ricevuta la designazione, l'UIBM applica le regole nazionali sull'esame dei marchi: verifica dei motivi assoluti di rifiuto, eventuale notifica di rifiuto provvisorio, fase di pubblicazione per l'opposizione. Le tempistiche e i termini sono quelli previsti dal Protocollo di Madrid, normalmente diciotto mesi per l'eventuale rifiuto.
Effetti dell'estensione
Superato positivamente l'esame nazionale, l'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale italiana: tutela contro la contraffazione, possibilità di concessione in licenza, trasferimento, opposizione contro marchi successivi confliggenti. Il titolare può perciò operare nel mercato italiano con la piena tutela connessa al titolo registrato.
Vantaggi strategici
L'estensione è uno strumento di flessibilità: consente di adattare la copertura geografica alle esigenze evolutive dell'impresa, senza costi e tempi tipici di una nuova registrazione nazionale. In linea generale, conviene pianificare le estensioni in coerenza con la strategia commerciale, anche per evitare conflitti con marchi nazionali già registrati nei Paesi designati.
Casi pratici
Caso 1: estensione successiva
Tizio ha una registrazione internazionale di base con designazione di alcuni Paesi europei. Decide di espandersi sul mercato italiano e chiede all'OMPI l'estensione anche all'Italia. L'UIBM esamina la designazione e, in assenza di rilievi, il marchio produce in Italia gli stessi effetti di un marchio nazionale.
Caso 2: rifiuto provvisorio
Caio chiede l'estensione di un marchio internazionale all'Italia. L'UIBM notifica un rifiuto provvisorio per difetto di capacità distintiva. Caio nomina un rappresentante e replica con argomentazioni sul secondary meaning: l'ufficio riconsidera e ammette il marchio.
Domande frequenti
Quando posso chiedere l'estensione di un marchio internazionale?
In qualsiasi momento successivo alla registrazione internazionale di base, secondo le regole del sistema di Madrid. La richiesta è inoltrata tramite l'OMPI.
L'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione italiana?
Sì, una volta superato positivamente l'esame nazionale, l'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale italiana del marchio.
Quanto tempo ha l'UIBM per esaminare l'estensione?
Il termine ordinario è di diciotto mesi dalla notifica della designazione, salvo i casi particolari previsti dal Protocollo di Madrid e dalle convenzioni internazionali.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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L'articolo regola l'istituto dell'estensione territoriale della protezione dei marchi internazionali. Si tratta di uno dei vantaggi più rilevanti del sistema di Madrid: la possibilità di estendere progressivamente la tutela del marchio a Paesi originariamente non designati, partendo dalla registrazione internazionale di base.
Funzione dell'estensione
L'estensione consente al titolare di un marchio internazionale di chiedere, in qualsiasi momento successivo alla registrazione, l'efficacia del marchio in ulteriori Paesi membri del sistema di Madrid. È uno strumento di pianificazione strategica della tutela, particolarmente utile per imprese in fase di espansione su nuovi mercati.
Procedura presso l'OMPI
La richiesta di estensione è inoltrata all'OMPI, che la trasmette agli uffici nazionali dei Paesi designati. L'OMPI verifica i requisiti formali e iscrive la designazione nel registro internazionale. Tipicamente il titolare opera tramite il proprio ufficio nazionale di origine, che funge da intermediario per la trasmissione.
Esame nazionale
Una volta ricevuta la designazione, l'UIBM applica le regole nazionali sull'esame dei marchi: verifica dei motivi assoluti di rifiuto, eventuale notifica di rifiuto provvisorio, fase di pubblicazione per l'opposizione. Le tempistiche e i termini sono quelli previsti dal Protocollo di Madrid, normalmente diciotto mesi per l'eventuale rifiuto.
Effetti dell'estensione
Superato positivamente l'esame nazionale, l'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale italiana: tutela contro la contraffazione, possibilità di concessione in licenza, trasferimento, opposizione contro marchi successivi confliggenti. Il titolare può perciò operare nel mercato italiano con la piena tutela connessa al titolo registrato.
Vantaggi strategici
L'estensione è uno strumento di flessibilità: consente di adattare la copertura geografica alle esigenze evolutive dell'impresa, senza costi e tempi tipici di una nuova registrazione nazionale. In linea generale, conviene pianificare le estensioni in coerenza con la strategia commerciale, anche per evitare conflitti con marchi nazionali già registrati nei Paesi designati.
Casi pratici
Caso 1: estensione successiva
Tizio ha una registrazione internazionale di base con designazione di alcuni Paesi europei. Decide di espandersi sul mercato italiano e chiede all'OMPI l'estensione anche all'Italia. L'UIBM esamina la designazione e, in assenza di rilievi, il marchio produce in Italia gli stessi effetti di un marchio nazionale.
Caso 2: rifiuto provvisorio
Caio chiede l'estensione di un marchio internazionale all'Italia. L'UIBM notifica un rifiuto provvisorio per difetto di capacità distintiva. Caio nomina un rappresentante e replica con argomentazioni sul secondary meaning: l'ufficio riconsidera e ammette il marchio.
Domande frequenti
Quando posso chiedere l'estensione di un marchio internazionale?
In qualsiasi momento successivo alla registrazione internazionale di base, secondo le regole del sistema di Madrid. La richiesta è inoltrata tramite l'OMPI.
L'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione italiana?
Sì, una volta superato positivamente l'esame nazionale, l'estensione produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale italiana del marchio.
Quanto tempo ha l'UIBM per esaminare l'estensione?
Il termine ordinario è di diciotto mesi dalla notifica della designazione, salvo i casi particolari previsti dal Protocollo di Madrid e dalle convenzioni internazionali.