Nome a dominio uguale al marchio altrui: è contraffazione (Cass. 25070/2021)

Materia: Proprietà intellettuale / segni distintivi e nome a dominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 16 settembre 2021, n. 25070

Il caso

Un’impresa registra e utilizza, nella propria attività economica, un nome a dominio che riproduce o richiama il marchio di un concorrente. Il titolare del marchio agisce per contraffazione e per concorrenza sleale; si discute della disciplina applicabile al dominio e del rapporto tra le due tutele.

La decisione

La Corte richiama l’art. 22, comma 1, del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), che vieta di adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno identico o simile al marchio altrui, quando — per l’identità o affinità delle attività e dei prodotti o servizi — possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni. Il nome a dominio è così trattato come segno distintivo soggetto al principio di unitarietà dei segni: la violazione del marchio si realizza anche quando è attuata tramite un segno distintivo di tipo diverso.

La Corte aggiunge un punto sul cumulo delle tutele: l’attività illecita consistente nell’appropriazione o contraffazione di un marchio mediante segni identici o simili a quelli usati da un concorrente può essere fatta valere non solo come base di un’azione reale a tutela del diritto di esclusiva sul marchio, ma anche, congiuntamente, come azione personale per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), quando quel comportamento crei confusione tra i rispettivi prodotti. Nel caso esaminato la Corte ha censurato la decisione d’appello per avere omesso di pronunciarsi proprio sulla domanda di concorrenza sleale.

Il principio di diritto

È vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno identico o simile al marchio altrui ove ne derivi un rischio di confusione, anche solo di associazione, per il pubblico; la contraffazione realizzata tramite il dominio può essere fatta valere congiuntamente, oltre che con l’azione reale a tutela del marchio, con l’azione personale per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c.

Implicazioni pratiche

Per le imprese il messaggio è concreto: il dominio internet non è una «zona franca». Registrare o usare un nome a dominio che riproduce il marchio di un concorrente espone a contraffazione e, insieme, a concorrenza sleale. Prima di scegliere un dominio conviene verificare l’esistenza di marchi anteriori identici o simili nello stesso settore; chi subisce un domain grabbing può cumulare le due azioni per ottenere inibitoria, trasferimento o cancellazione del dominio e risarcimento. Approfondimenti sui segni distintivi e sulla concorrenza sleale nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Posso usare come dominio un nome simile a un marchio registrato altrui?

No, se l’uso nell’attività economica genera un rischio di confusione, anche solo di associazione, per il pubblico: l’art. 22 del Codice della proprietà industriale lo vieta.

Marchio e concorrenza sleale: posso agire per entrambi?

Sì. La contraffazione del marchio realizzata tramite il dominio può essere fatta valere congiuntamente con l’azione per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c., se vi è confusione tra i prodotti.

Fonti

• Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25070.
• Art. 22 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); art. 2598 del Codice civile.

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