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Materia: Proprietà intellettuale / segni distintivi e nome a dominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 16 settembre 2021, n. 25070 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
- È vietato adottare come nome a dominio aziendale un segno uguale o simile al marchio altrui se ne deriva un rischio di confusione per il pubblico (art. 22 C.P.I.).
- Il rischio di confusione può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni, sfruttando la notorietà del marchio.
- La tutela reale del marchio e l’azione personale per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) possono essere fatte valere congiuntamente.
Il caso
Un’impresa registra e utilizza, nella propria attività economica, un nome a dominio che riproduce o richiama il marchio di un concorrente. Il titolare del marchio agisce per contraffazione e per concorrenza sleale; si discute della disciplina applicabile al dominio e del rapporto tra le due tutele.
La decisione
La Corte richiama l’art. 22, comma 1, del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), che vieta di adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno identico o simile al marchio altrui, quando — per l’identità o affinità delle attività e dei prodotti o servizi — possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni. Il nome a dominio è così trattato come segno distintivo soggetto al principio di unitarietà dei segni: la violazione del marchio si realizza anche quando è attuata tramite un segno distintivo di tipo diverso.
La Corte aggiunge un punto sul cumulo delle tutele: l’attività illecita consistente nell’appropriazione o contraffazione di un marchio mediante segni identici o simili a quelli usati da un concorrente può essere fatta valere non solo come base di un’azione reale a tutela del diritto di esclusiva sul marchio, ma anche, congiuntamente, come azione personale per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), quando quel comportamento crei confusione tra i rispettivi prodotti. Nel caso esaminato la Corte ha censurato la decisione d’appello per avere omesso di pronunciarsi proprio sulla domanda di concorrenza sleale.
Il principio di diritto
È vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno identico o simile al marchio altrui ove ne derivi un rischio di confusione, anche solo di associazione, per il pubblico; la contraffazione realizzata tramite il dominio può essere fatta valere congiuntamente, oltre che con l’azione reale a tutela del marchio, con l’azione personale per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c.
Implicazioni pratiche
Per le imprese il messaggio è concreto: il dominio internet non è una «zona franca». Registrare o usare un nome a dominio che riproduce il marchio di un concorrente espone a contraffazione e, insieme, a concorrenza sleale. Prima di scegliere un dominio conviene verificare l’esistenza di marchi anteriori identici o simili nello stesso settore; chi subisce un domain grabbing può cumulare le due azioni per ottenere inibitoria, trasferimento o cancellazione del dominio e risarcimento. Approfondimenti sui segni distintivi e sulla concorrenza sleale nella sezione Codice Civile.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25070.
- Art. 22 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); art. 2598 del Codice civile.
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Domande frequenti
Posso usare come dominio un nome simile a un marchio registrato altrui?
No, se l'uso nell'attività economica genera un rischio di confusione, anche solo di associazione, per il pubblico: l'art. 22 del Codice della proprietà industriale lo vieta.
Marchio e concorrenza sleale: posso agire per entrambi?
Sì. La contraffazione del marchio realizzata tramite il dominio può essere fatta valere congiuntamente con l'azione per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c., se vi è confusione tra i prodotti.