- Disciplina i diritti dovuti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.
- Stabilisce cadenze, importi e modalità di calcolo dei diritti periodici.
- Distingue tra titoli con diverse durate (brevetti 20 anni, marchi rinnovabili a tempo indeterminato, disegni 25 anni).
- Il pagamento puntuale è condizione di sopravvivenza del diritto di esclusiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 227 CPI — Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 . 1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.
7. Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione. 8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all’articolo
230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine di classificazione
Commento
L'articolo 227 specifica la disciplina dei diritti per il mantenimento dei titoli, dettagliando il funzionamento del sistema delle annualità. La materia è di estrema rilevanza pratica per i titolari di portafogli brevettuali e per i consulenti che li gestiscono, posto che l'amministrazione del mantenimento richiede attenzione costante.
Sistema delle annualità
Per i brevetti, il sistema italiano (allineato a quello europeo) prevede il pagamento di annualità dal terzo o quinto anno dal deposito (a seconda della disciplina applicabile). Le annualità sono in genere crescenti, in modo che il costo di mantenimento aumenti progressivamente. Tale crescita riflette la scelta di selezionare i brevetti di maggiore valore commerciale.
Rinnovi del marchio
Per il marchio, il sistema è diverso: la registrazione dura dieci anni dalla domanda ed è rinnovabile per periodi di dieci anni illimitatamente, pagando i diritti di rinnovo. La possibilità di rinnovo indefinito riflette la natura del marchio quale segno distintivo idoneo a mantenere il proprio valore nel tempo, a differenza dei brevetti che hanno durata massima.
Disegni e modelli
Per disegni e modelli, la registrazione dura cinque anni dalla domanda, rinnovabile per ulteriori periodi quinquennali fino a un massimo di venticinque anni. Anche in questo caso il pagamento dei diritti di rinnovo è condizione di sopravvivenza del titolo.
Coordinamento con brevetto europeo
Una volta concesso il brevetto europeo e convalidato in Italia, le annualità si pagano all'UIBM per la quota italiana del brevetto. È tipico per i consulenti gestire i pagamenti delle annualità europee post-concessione attraverso i sistemi nazionali degli Stati designati. Errori nel coordinamento sono fonte di rischio significativo.
Strategia di portafoglio
La gestione dei diritti di mantenimento è elemento centrale della strategia IP delle imprese. Il monitoraggio costante consente di valutare quali titoli mantenere e quali abbandonare in base alla loro effettiva utilità commerciale. Software di docketing e consulenti specializzati sono strumenti essenziali per minimizzare costi e rischi.
Domande frequenti
Quanto dura un brevetto?
Fino a venti anni dal deposito, con pagamento di annualità progressive dopo i primi anni.
I marchi hanno durata massima?
No, i marchi possono essere rinnovati indefinitamente per periodi di dieci anni, pagando i diritti di rinnovo.
Cosa succede in caso di mancato pagamento?
Il titolo decade, salvo regolarizzazione nei termini di tolleranza con maggiorazione o casi tassativi di reintegrazione.
Vedi anche