Marchio rinomato: la rinomanza va provata al momento del deposito del marchio rivale (Cass. 21738/2023)

Materia: Proprietà intellettuale / marchio di rinomanza · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 20 luglio 2023, n. 21738

Il caso

Il titolare di un marchio noto agisce in giudizio per ottenere la nullità di un marchio successivo, registrato da un terzo, e l’accertamento della contraffazione, sostenendo che quel segno si aggancia alla notorietà del proprio. La controparte contesta che la rinomanza sia stata effettivamente provata e che lo sia con riferimento al momento rilevante.

La decisione

La Corte ricorda che il marchio rinomato beneficia di una tutela rafforzata (art. 20, comma 1, lett. c, del Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005): la protezione opera anche per prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio è registrato, quando l’uso del segno successivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, oppure reca a questi pregiudizio.

Quanto all’onere della prova, la Corte precisa due punti. Primo: la rinomanza va accertata avendo riguardo all’epoca del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo (e del suo primo uso), non a un’epoca successiva. Secondo: l’onere a carico di chi agisce non si estende alla dimostrazione delle concrete modalità di utilizzo del proprio marchio denominativo, ma si concentra sulla rinomanza a quel momento. La rinomanza, a sua volta, dipende da una serie di elementi cumulativi: quota di mercato dei prodotti contrassegnati, estensione geografica, intensità e durata dell’uso, entità degli investimenti pubblicitari e promozionali. Provata la rinomanza, vanno comunque dimostrati anche la somiglianza tra i segni, l’indebito vantaggio e il pregiudizio.

Il principio di diritto

Chi invoca la forza e la rinomanza del proprio marchio per ottenere la nullità di un marchio successivo identico o simile deve provare la rinomanza riferita al momento del deposito e del primo uso del marchio successivo, unitamente alla somiglianza dei segni, all’indebito vantaggio per il contraffattore e al pregiudizio per il titolare anteriore; tale onere non comprende invece la prova delle modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui si lamenta la contraffazione.

Implicazioni pratiche

Per chi tutela un marchio noto la lezione è operativa: conviene documentare per tempo e in modo datato la propria notorietà (fatturati, campagne, quote di mercato, diffusione geografica), perché il giudice valuterà la rinomanza alla data del deposito del marchio rivale, non «a posteriori». Non basta affermare di essere famosi oggi: occorre provare di esserlo già allora. Approfondimenti sulla disciplina dei segni distintivi e della concorrenza nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Il marchio rinomato è protetto solo per prodotti uguali?

No. La tutela è allargata: il marchio rinomato è protetto anche oltre il principio di specialità, contro chi ne sfrutta indebitamente notorietà o carattere distintivo, pure per prodotti non affini.

A quale momento va riferita la prova della rinomanza?

Al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo contestato e del suo primo uso, non a un’epoca successiva.

Cosa deve provare chi agisce in giudizio?

Cumulativamente: la rinomanza del proprio marchio, la somiglianza tra i segni, l’indebito vantaggio per il contraffattore e il pregiudizio per il titolare del marchio anteriore.

Fonti

• Corte di Cassazione, sezione I civile, 20 luglio 2023, n. 21738.
• Art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

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