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Il marchio è un bene che si può vendere (cessione) o concedere in uso ad altri dietro corrispettivo (licenza): è così che nascono royalties, reti in franchising e operazioni di gruppo. Ma ci sono regole precise per non ingannare il pubblico e per rendere il trasferimento opponibile. Vediamole.
Cessione e licenza: la differenza
| Profilo | Cessione | Licenza |
|---|---|---|
| Effetto | Trasferimento della titolarità | Concessione del diritto d’uso, restando titolare il licenziante |
| Durata | Definitiva | Per il tempo pattuito |
| Tipico in | Vendite d’azienda, riorganizzazioni | Franchising, merchandising, gruppi |
Il principio dell’art. 23 CPI
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti/servizi per cui è registrato (art. 23 CPI). La licenza può essere esclusiva (solo il licenziatario può usarlo) o non esclusiva (più licenziatari, eventualmente accanto al titolare).
Il divieto di inganno del pubblico
È il limite fondamentale: dal trasferimento o dalla licenza non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nella percezione del pubblico (art. 23, comma 4, CPI). Per questo, nella licenza non esclusiva, il licenziatario si obbliga a usare il marchio per prodotti uguali a quelli del titolare e degli altri licenziatari: la qualità deve restare costante. Il titolare può agire contro il licenziatario che viola le clausole su qualità, durata, modo d’uso (art. 23, comma 3).
Il controllo della qualità
Chi concede il marchio in licenza ha interesse (e onere) a controllare la qualità dei prodotti del licenziatario: è ciò che mantiene integra la funzione distintiva e di garanzia del marchio. Un controllo carente può portare a un marchio ingannevole e quindi a rischi di decadenza.
La trascrizione all’UIBM
Cessione e licenza vanno trascritte presso l’UIBM per essere opponibili ai terzi (artt. 138 ss. CPI): chi non trascrive rischia che un successivo avente causa in buona fede, che trascrive per primo, prevalga. La trascrizione è quindi un passaggio pratico essenziale.
Spunti pratici
- Distingui cessione e licenza: la prima trasferisce la titolarità, la seconda solo l’uso.
- Inserisci clausole sulla qualità: il marchio non deve diventare ingannevole (art. 23, c. 4).
- Trascrivi all’UIBM: senza, l’atto non è opponibile ai terzi.
- Licenza esclusiva o no? Definiscilo chiaramente, incide su royalties e diritti.
Esempio pratico
Un’azienda titolare di un marchio noto lo concede in licenza non esclusiva a vari produttori (merchandising), imponendo standard qualitativi e controlli. Le licenze sono trascritte all’UIBM. Così il marchio resta affidabile per il pubblico (no inganno, art. 23, c. 4) e i contratti sono opponibili ai terzi. Se invece l’azienda volesse uscire dal settore, potrebbe cedere il marchio trasferendone la titolarità.
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