Testo dell'articoloVigente
Un marchio registrato non è eterno per definizione: può essere dichiarato nullo se mancava un requisito fin dall’inizio, oppure decadere per fatti sopravvenuti, come il mancato uso o la trasformazione in nome generico (volgarizzazione). Capire la differenza serve sia a difendere il proprio marchio sia ad attaccare quello altrui.
Nullità e decadenza: la differenza
La nullità (art. 25 CPI) colpisce un vizio originario: il marchio non avrebbe dovuto essere registrato perché privo di un requisito. La decadenza (artt. 24 e 26 CPI) colpisce un fatto sopravvenuto: il marchio era valido ma perde efficacia per circostanze successive. La nullità opera in genere retroattivamente; la decadenza dal momento del fatto che la determina.
Le cause di nullità (art. 25 CPI)
| Causa | Norma collegata |
|---|---|
| Difetto di capacità distintiva | art. 13 CPI |
| Difetto di novità (conflitto con anteriori) | art. 12 CPI |
| Illiceità / segno ingannevole | art. 14 CPI |
| Registrazione in malafede | art. 19, comma 2, CPI |
Le cause di decadenza
- Non uso quinquennale (art. 24 CPI): il marchio non usato effettivamente per cinque anni consecutivi decade, salvo motivo legittimo.
- Volgarizzazione (art. 26, lett. a, e art. 13, comma 4, CPI): il marchio diventa, per il fatto del titolare, la denominazione generica del prodotto, perdendo la funzione distintiva.
- Ingannevolezza sopravvenuta (art. 14, comma 2, e art. 26 CPI): l’uso rende il marchio idoneo a ingannare il pubblico (es. dopo una cessione mal gestita).
La volgarizzazione
Si ha volgarizzazione quando il segno perde nella percezione comune ogni collegamento con l’impresa d’origine e diventa il nome comune del prodotto (pensiamo a parole un tempo marchi entrate nei dizionari come termini generici). La giurisprudenza richiede che ciò avvenga per fatto (anche omissivo) del titolare, che non è intervenuto a difendere la distintività del proprio segno. Per questo i titolari di brand celebri vigilano sull’uso generico del marchio.
Come si fanno valere
Nullità e decadenza si fanno valere con azione giudiziale davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, oppure — per alcune ipotesi — con procedure amministrative davanti all’UIBM/EUIPO. La nullità per difetto di novità può essere richiesta dal titolare del diritto anteriore; la decadenza per non uso da chiunque vi abbia interesse.
Nullità assoluta e relativa
La nullità del marchio si distingue in due categorie. La nullità assoluta deriva da impedimenti che proteggono interessi generali (difetto di distintività ex art. 13, illiceità o ingannevolezza ex art. 14) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e dal pubblico ministero. La nullità relativa deriva dal conflitto con diritti anteriori altrui (art. 12) e può essere chiesta solo dal titolare del diritto anteriore. La distinzione conta sulla legittimazione ad agire.
Gli effetti nel tempo
La nullità opera in via retroattiva: il marchio è trattato come se non fosse mai stato valido. La decadenza, invece, produce effetti dal momento del fatto che la determina (il compimento del quinquennio di non uso, la volgarizzazione, l’ingannevolezza sopravvenuta). La differenza incide su contratti, licenze e azioni già intraprese in base al marchio poi caducato.
La prova nei giudizi di decadenza
Nei giudizi di decadenza per non uso l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare del marchio: deve dimostrare un uso reale e serio (non simbolico) per i prodotti registrati, nel quinquennio rilevante. Non bastano usi sporadici finalizzati solo a conservare il diritto. Conservare fatture, cataloghi e materiale pubblicitario datato è quindi essenziale.
| Nullità | Decadenza | |
|---|---|---|
| Vizio | Originario | Sopravvenuto |
| Effetti | Retroattivi | Dal fatto che la determina |
| Esempi | Descrittività, difetto di novità, malafede | Non uso, volgarizzazione, ingannevolezza |
Spunti pratici
- Usa il marchio e conserva le prove: previeni la decadenza quinquennale.
- Difendi la distintività: contesta gli usi generici del tuo marchio per evitare la volgarizzazione.
- Scegli segni forti (di fantasia): meno esposti a nullità per descrittività.
- Per attaccare un marchio altrui, individua la causa giusta: nullità (vizio originario) o decadenza (fatto successivo).
Esempio pratico
Caia scopre che il concorrente Sempronio ha registrato un marchio identico al suo, anteriore di un anno: può chiederne la nullità per difetto di novità (artt. 12 e 25). Tizio, invece, ha un marchio che non usa da sei anni: chiunque vi abbia interesse può chiederne la decadenza per non uso (art. 24). Se infine un marchio fosse diventato il nome comune del prodotto per inerzia del titolare, scatterebbe la volgarizzazione (artt. 13 e 26 CPI).
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Domande frequenti
Che differenza c'è tra nullità e decadenza del marchio?
La nullità colpisce un vizio originario (mancava un requisito, art. 25 CPI); la decadenza un fatto sopravvenuto come il non uso o la volgarizzazione (artt. 24 e 26 CPI).
Quando il marchio decade per non uso?
Quando non è usato effettivamente per cinque anni consecutivi, salvo motivo legittimo (art. 24 CPI).
Cos'è la volgarizzazione del marchio?
La trasformazione del marchio, per fatto del titolare, nella denominazione generica del prodotto, con perdita della funzione distintiva (artt. 13, comma 4, e 26 CPI).
Chi può chiedere la nullità o la decadenza?
La nullità per difetto di novità spetta al titolare del diritto anteriore; la decadenza per non uso a chiunque vi abbia interesse, davanti alle sezioni specializzate o all'UIBM/EUIPO.
Come si evita la volgarizzazione?
Vigilando sull'uso generico del marchio e contestando gli impieghi che ne fanno un nome comune, così da conservare la distintività.