Registrare un marchio: nazionale, UE o internazionale

In breve: quale via scegliere

Se vuoi proteggere il tuo marchio hai tre strade, da scegliere in base ai mercati su cui operi o vuoi operare. Il marchio nazionale (deposito all’UIBM) tutela il segno solo in Italia ed e la via più economica: la tassa di deposito ufficiale parte da 101 euro per una classe. Il marchio dell’Unione Europea (deposito all’EUIPO) garantisce con un’unica registrazione la protezione in tutti i 27 Stati membri, con una tassa base online di 850 euro per una classe. Il marchio internazionale (sistema di Madrid, gestito dalla WIPO) consente, partendo da un marchio già depositato in Italia o nell’UE, di estendere la tutela ai singoli Paesi che si designano, con una tassa base WIPO a partire da 653 franchi svizzeri più le tasse dei Paesi scelti.

La scelta non e mai solo questione di prezzo: dipende dai mercati attuali e futuri, dal budget e soprattutto dalla ricerca di anteriorita, cioè la verifica che nessuno abbia già registrato un segno identico o simile per prodotti affini. E un passaggio tecnico e delicato in cui un consulente in proprietà industriale fa la differenza tra una registrazione solida e un deposito destinato a essere bloccato o annullato.

Cos’e un marchio e quando e valido

Il marchio e il segno che distingue i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti. Possono costituire marchio le parole (compresi nomi di persone), i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni o le tonalita cromatiche, purche siano rappresentabili in modo chiaro e preciso e siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi.

Perché la registrazione sia valida, il segno deve possedere alcuni requisiti previsti dal Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005):

• Novità: il segno non deve essere identico o simile a marchi già registrati o usati da altri per prodotti o servizi identici o affini, in modo da non generare confusione nel pubblico.
• Capacita distintiva: il marchio deve essere idoneo a distinguere. Non sono registrabili le denominazioni generiche del prodotto (chiamare “Mela” delle mele) o le indicazioni meramente descrittive di qualità, quantita, destinazione o provenienza geografica. Un nome di fantasia o un termine evocativo, invece, ha forte capacita distintiva.
• Liceita: il segno non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, ne contenere stemmi o segni protetti senza autorizzazione.
• Non decettivita: il marchio non deve essere idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Un marchio depositato in violazione di questi requisiti e valido fino a quando qualcuno non ne chiede la nullita: per questo conviene verificarli prima, non dopo.

La ricerca di anteriorita: il passaggio decisivo

Prima di depositare e fondamentale verificare che non esistano anteriorita, cioè marchi precedenti identici o confondibili già registrati o in corso di registrazione per prodotti o servizi affini. L’UIBM e l’EUIPO, infatti, in fase di esame non verificano d’ufficio i conflitti con marchi altrui: controllano i requisiti assoluti (capacita distintiva, liceita) ma non avvisano il richiedente che esiste già un marchio simile. Sarà il titolare anteriore, semmai, a fare opposizione. Depositare senza ricerca significa quindi rischiare di spendere le tasse, costruire un brand e poi vederselo contestare.

La ricerca si svolge consultando le banche dati pubbliche e gratuite:

• la banca dati dell’UIBM per i marchi nazionali italiani;
• eSearch plus dell’EUIPO per i marchi dell’Unione Europea;
• TMview, il portale che raccoglie i dati di decine di uffici marchi (nazionali, EUIPO e WIPO) in un’unica ricerca;
• Madrid Monitor della WIPO per i marchi internazionali.

La parte tecnicamente difficile non e trovare i marchi identici, ma valutare la somiglianza: due segni possono confliggere anche se non sono uguali, quando l’impressione complessiva (visiva, fonetica o concettuale) e le classi di prodotti generano rischio di confusione. Questa valutazione richiede esperienza nell’interpretazione della giurisprudenza: e qui che la consulenza di un esperto in proprietà industriale diventa decisiva per evitare un deposito destinato a fallire.

Le tre vie a confronto

1. Marchio nazionale (UIBM)

Tutela il marchio solo sul territorio italiano. La domanda si presenta in via telematica all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), tramite il portale dedicato o presso una Camera di Commercio. E la soluzione adatta a chi opera o intende operare esclusivamente in Italia.

Tasse ufficiali UIBM (deposito telematico, individuale):

• tassa di deposito: 101 euro per la prima classe;
• ogni classe aggiuntiva: 34 euro;
• imposta di bollo (deposito telematico): 48 euro;
• tassa di concessione governativa (lettera di incarico al mandatario, se presente): 34 euro.

A queste si aggiungono gli eventuali onorari del consulente. I tempi medi per arrivare alla registrazione, in assenza di rilievi o opposizioni, si misurano indicativamente in alcuni mesi.

2. Marchio dell’Unione Europea (EUIPO)

Con un’unica domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, con sede ad Alicante) si ottiene una sola registrazione valida in tutti i 27 Stati membri dell’Unione. E la via più efficiente per chi opera o punta a più mercati europei: un solo titolo, una sola scadenza, costi proporzionalmente più bassi rispetto a depositare in più Paesi singolarmente.

Tasse ufficiali EUIPO (deposito online):

• tassa base: 850 euro (comprende una classe);
• seconda classe: 50 euro;
• ogni classe dalla terza in poi: 150 euro.

Esempio: un marchio in tre classi costa 850 + 50 + 150 = 1.050 euro di tasse ufficiali. Va tenuto presente il principio del “tutto o niente”: se il marchio viene rifiutato o annullato per un solo Stato membro, l’intera registrazione UE cade. In quel caso e tuttavia possibile la conversione in domande nazionali nei Paesi dove non vi sono ostacoli.

3. Marchio internazionale (sistema di Madrid, WIPO)

Il marchio internazionale non e un titolo unico mondiale, ma un sistema centralizzato di deposito gestito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) tramite il sistema di Madrid. Permette, partendo da un marchio già depositato o registrato in Italia (marchio di base nazionale) o nell’UE, di estenderne la tutela ai singoli Paesi designati tra quelli aderenti al Protocollo di Madrid, con un’unica domanda e in un’unica lingua.

La domanda internazionale si presenta tramite l’ufficio di origine (UIBM o EUIPO), che la trasmette alla WIPO. Le tasse ufficiali WIPO partono da:

• tassa di base: 653 franchi svizzeri (CHF) per un marchio in bianco e nero, 903 CHF per un marchio a colori;
• una tassa per ciascun Paese designato (complementare o individuale, variabile da Paese a Paese);
• una tassa supplementare per ogni classe oltre la terza.

Il costo finale dipende quindi dal numero e dalla scelta dei Paesi: la WIPO mette a disposizione un calcolatore ufficiale delle tasse. Un vincolo importante e la cosiddetta dipendenza per cinque anni: nei primi cinque anni la sorte del marchio internazionale e legata a quella del marchio di base, sicche se questo decade anche le estensioni internazionali ne risentono.

Le classi di Nizza: perché incidono su costi e protezione

Ogni marchio si registra per determinati prodotti o servizi, raggruppati secondo la Classificazione di Nizza, un sistema internazionale che ripartisce beni e servizi in 45 classi (le classi da 1 a 34 per i prodotti, da 35 a 45 per i servizi). La protezione del marchio vale solo per le classi e i prodotti effettivamente indicati nella domanda: registrare un marchio per l’abbigliamento non lo protegge automaticamente nel settore alimentare.

Le classi incidono direttamente su due fronti:

• Costi: come visto, ogni ufficio applica una tassa aggiuntiva per le classi oltre la prima (UIBM) o la seconda (EUIPO).
• Ampiezza della tutela: scegliere troppe classe genera costi inutili e, se per alcune non si usa effettivamente il marchio, espone alla decadenza parziale; sceglierne troppo poche lascia scoperti settori in cui l’impresa potrebbe espandersi.

Individuare le classi giuste, redigendo un elenco di prodotti e servizi preciso e coerente con il business, e una scelta strategica che conviene impostare con un esperto.

Durata della protezione e decadenza per non uso

La registrazione del marchio, in tutti e tre i sistemi, dura dieci anni dalla data di deposito della domanda ed e rinnovabile indefinitamente di dieci anni in dieci anni, senza limiti di rinnovi. Il marchio e quindi l’unico titolo di proprietà industriale potenzialmente perpetuo, a condizione di rinnovarlo puntualmente e di usarlo.

Il Codice della proprietà industriale prevede infatti la decadenza per non uso: il marchio deve formare oggetto di uso effettivo, da parte del titolare o con il suo consenso, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere interrotto per un periodo ininterrotto di cinque anni. Trascorso questo termine senza un uso effettivo, chiunque vi abbia interesse può chiedere la decadenza del marchio, totale o parziale (limitata alle classi non usate). E ammesso anche l’uso in forma modificata, purche non alteri il carattere distintivo del segno registrato. Un’ulteriore ipotesi di decadenza e la volgarizzazione, quando il marchio diventa la denominazione generica del prodotto e perde capacita distintiva.

La tutela: opposizione, contraffazione, azioni

Registrare e solo il primo passo: il marchio va anche difeso. Gli strumenti principali sono:

• Opposizione: il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio successivo confondibile, entro i termini previsti dalla pubblicazione della domanda. E un procedimento amministrativo davanti all’ufficio (UIBM o EUIPO); la tassa ufficiale di opposizione all’UIBM e di 250 euro. Per attivare l’opposizione e essenziale monitorare i nuovi depositi (sorveglianza del marchio).
• Azione di nullita o decadenza: si può chiedere di cancellare un marchio altrui privo dei requisiti di validita o decaduto per non uso. La domanda amministrativa di nullita o decadenza all’UIBM prevede una tassa ufficiale di 500 euro.
• Azioni giudiziarie contro la contraffazione: in caso di uso non autorizzato di un segno identico o simile, il titolare può agire davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali, chiedendo l’inibitoria (l’ordine di cessare l’uso), il sequestro e il ritiro dei prodotti, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza. Sono inoltre attivabili misure cautelari urgenti e, in alcuni casi, l’intervento della dogana contro l’importazione di prodotti contraffatti.

La difesa del marchio richiede tempestivita e una corretta valutazione tecnica del rischio di confusione: anche qui l’assistenza di un professionista e determinante per scegliere lo strumento giusto al momento giusto.

Conclusione: scegliere la strada giusta con un professionista

Marchio nazionale, dell’Unione Europea o internazionale non sono opzioni intercambiabili: ciascuna risponde a una diversa strategia di mercato, con costi, ampiezza e vincoli differenti. La decisione si gioca su variabili che vanno valutate caso per caso, dai mercati di sbocco alla solidita della ricerca di anteriorita, dalla scelta delle classi alla pianificazione dei rinnovi e della sorveglianza.

Trattandosi di una scelta strategica che impegna risorse e definisce l’identità dell’impresa per anni, e prudente non procedere in autonomia. Affidarsi a un consulente in proprietà industriale consente di impostare una ricerca di anteriorita affidabile, individuare la via di deposito più adatta, redigere correttamente l’elenco dei prodotti e dei servizi e proteggere il marchio nel tempo. Un investimento iniziale che evita errori molto più costosi.