Marchio collettivo e marchio di certificazione: guida pratica

In sintesi: il marchio collettivo (art. 11 CPI) appartiene a un’associazione di categoria o a un ente pubblico che lo concede in uso ai propri membri per garantire origine, natura o qualità dei prodotti; il marchio di certificazione (art. 11-bis CPI, introdotto dal d.lgs. 15/2019) appartiene a un soggetto terzo e indipendente che certifica caratteristiche dei prodotti altrui senza poter svolgere attività su quei prodotti. Entrambi richiedono obbligatoriamente un regolamento d’uso allegato alla domanda, durano 10 anni rinnovabili e in Italia hanno una tassa di deposito unica di 337,00 euro, diversa dai 101,00 euro del marchio individuale. Il marchio storico di interesse nazionale (art. 11-ter) e invece un istituto separato, riservato ai marchi registrati o usati da almeno 50 anni.

Marchio collettivo (art. 11 CPI): il marchio dell’associazione

Il marchio collettivo non identifica i prodotti di una singola impresa, ma garantisce che chi lo usa appartiene a un gruppo e rispetta uno standard comune. La sua funzione tipica e quella di certificare l’origine geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi dei diversi soggetti autorizzati a impiegarlo.

Chi può registrarlo

L’art. 11 CPI riserva la registrazione a due categorie di soggetti:

• le persone giuridiche di diritto pubblico (per esempio enti pubblici territoriali o camere di commercio);
• le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti (consorzi, associazioni di settore).

Il titolare non usa direttamente il marchio sui propri prodotti: lo concede in uso ai produttori o commercianti che soddisfano le condizioni del regolamento. Chiunque rispetti tali requisiti ha diritto sia di usare il marchio sia di aderire all’associazione titolare.

Il regolamento d’uso e la deroga geografica

Alla domanda va allegato un regolamento d’uso che disciplina chi può usare il marchio, i controlli e le sanzioni. Ogni modifica successiva deve essere comunicata all’UIBM. Una caratteristica peculiare del marchio collettivo e che può designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in deroga al divieto generale di registrare segni descrittivi: e il caso, tipicamente, dei consorzi territoriali. Il titolare, tuttavia, non può vietare a un terzo l’uso del nome geografico in funzione descrittiva conforme alla correttezza professionale.

Marchio di certificazione (art. 11-bis CPI): il marchio del controllore terzo

Il marchio di certificazione e stato introdotto nel CPI dal d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 (in vigore dal 23 marzo 2019), che ha recepito la direttiva UE 2015/2436 e riordinato la materia separando nettamente le due figure. La sua funzione e certificare e garantire determinate caratteristiche dei prodotti o servizi – origine, natura, qualità, materiali, modalita di fabbricazione – di soggetti diversi dal titolare.

Il requisito di indipendenza

La differenza chiave rispetto al collettivo e il vincolo di terzieta. Possono registrare un marchio di certificazione le persone fisiche o giuridiche, comprese istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della normativa sulla certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. In altre parole, chi certifica non può essere anche produttore o venditore di cio che certifica: deve essere un controllore neutrale.

Il regolamento d’uso del marchio di certificazione

Anche qui il regolamento d’uso e obbligatorio e deve essere allegato alla domanda. Deve contenere in particolare:

• la dichiarazione del richiedente di non svolgere attività che comportino la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
• le caratteristiche dei prodotti o servizi che il marchio intende certificare;
• le condizioni d’uso del marchio e le modalita di controllo e di sanzione.

Le modifiche al regolamento vanno comunicate tempestivamente all’UIBM, a pena di decadenza del marchio.

Collettivo, certificazione e individuale: le differenze pratiche

Le tre figure rispondono a logiche diverse. Capire quale scegliere dipende da chi e il titolare e da cosa il segno deve comunicare al mercato.

• Marchio individuale: identifica i prodotti di una specifica impresa e la distingue dai concorrenti. Il titolare lo usa per i propri prodotti.
• Marchio collettivo: appartiene a un’associazione o ente pubblico che lo concede ai propri membri. Il titolare può essere esso stesso parte della filiera; il segno comunica appartenenza a un gruppo e rispetto di uno standard condiviso. Può indicare la provenienza geografica.
• Marchio di certificazione: appartiene a un ente terzo e indipendente che non opera sul mercato dei prodotti certificati. Il segno comunica una garanzia oggettiva data da un controllore esterno, aperta a chiunque rispetti il disciplinare.

In pratica: se un gruppo di produttori vuole un segno comune e fa parte della filiera, la strada e il collettivo; se un ente vuole certificare prodotti altrui restando estraneo alla loro produzione e vendita, serve il certificazione.

Procedura di registrazione e costi

La procedura ricalca quella del marchio ordinario – deposito della domanda, esame, eventuale opposizione, registrazione – con due specificità: l’allegazione obbligatoria del regolamento d’uso e, per il certificazione, la dichiarazione di non svolgere attività sui prodotti certificati. La domanda nazionale si presenta all’UIBM (telematicamente o tramite Camera di Commercio); per la protezione a livello europeo si deposita all’EUIPO il marchio collettivo UE o il marchio di certificazione UE.

Durata

La registrazione dura 10 anni dalla data di deposito ed e rinnovabile indefinitamente per periodi decennali, come il marchio ordinario.

Costi (tariffe UIBM)

Qui c’e una differenza concreta rispetto al marchio individuale. Secondo le tariffe UIBM:

• Marchio individuale nazionale: 101,00 euro di tassa di registrazione (comprensiva di 1 classe), più 34,00 euro per ogni classe aggiuntiva.
• Marchio collettivo e marchio di certificazione: 337,00 euro per il deposito (per una o più classi).
• Tassa di concessione governativa: 34,00 euro per la lettera d’incarico, dovuta quando si nomina un rappresentante (consulente in proprietà industriale o avvocato).

A questi importi pubblici vanno aggiunti gli eventuali onorari del professionista che cura il deposito e la redazione del regolamento d’uso.

Marchio storico di interesse nazionale (art. 11-ter CPI)

Da non confondere con i precedenti: il marchio storico di interesse nazionale e un istituto introdotto dal d.l. 34/2019 (decreto Crescita) a tutela del Made in Italy, e non e ne collettivo ne di certificazione. Riguarda l’iscrizione in un registro speciale di marchi di lunga tradizione legati a imprese produttive nazionali di eccellenza connesse al territorio.

Requisito dei 50 anni

Possono ottenere l’iscrizione i titolari o licenziatari esclusivi di marchi registrati da almeno 50 anni oppure di marchi per i quali sia possibile dimostrare un uso continuativo da almeno 50 anni, impiegati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio. Si distinguono quindi tre situazioni: marchio storico registrato (registrato da almeno 50 anni), marchio storico di fatto (non registrato ma in uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni) e marchio storico ibrido (registrato da meno di 50 anni ma usato da almeno 50).

Registro speciale e tutela

Il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e istituito presso l’UIBM. L’iscrizione ha durata illimitata e non e soggetta a rinnovo, e attribuisce il diritto di usare a fini commerciali e promozionali il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, da affiancare al marchio. La tutela non e solo simbolica: l’impresa titolare di un marchio storico che intenda chiudere il sito produttivo o delocalizzare, con conseguente licenziamento collettivo, deve notificarlo al Ministero, attivando misure a salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuita produttiva sul territorio nazionale.

Casi pratici

Caso 1 – il consorzio (collettivo). Il “Consorzio Olio Colline del Sole” riunisce venti frantoi di una stessa zona. Vuole un marchio comune che attesti che l’olio proviene da quel territorio e rispetta un metodo di lavorazione condiviso. La figura corretta e il marchio collettivo: il consorzio lo registra, redige il regolamento d’uso con i requisiti di provenienza e qualità, e lo concede agli associati che li rispettano. Il consorzio può essere esso stesso espressione dei produttori.

Caso 2 – l’ente certificatore (certificazione). L'”Istituto Qualità Tessile” e un organismo accreditato che verifica l’assenza di sostanze nocive nei tessuti. Non produce ne vende tessuti. Vuole un marchio che le aziende conformi possano apporre sui propri capi. La figura corretta e il marchio di certificazione: l’Istituto, essendo terzo e non operante nel mercato tessile, lo registra dichiarando di non svolgere attività su quei prodotti e definisce nel regolamento le caratteristiche certificate e i controlli.

Caso 3 – lo storico (interesse nazionale). La “Manifattura Bianchi”, azienda dolciaria che usa lo stesso marchio dal 1955, può chiedere l’iscrizione nel registro dei marchi storici dimostrando l’uso ultracinquantennale, ottenendo il logo dedicato e la protezione prevista in caso di chiusura o delocalizzazione.

Domande frequenti

Posso usare io stesso il marchio collettivo sui miei prodotti?

Nel marchio collettivo il titolare e un’associazione o un ente che concede l’uso ai membri; la logica e quella della concessione a più soggetti che rispettano il regolamento. Nel marchio di certificazione, invece, il titolare non può svolgere attività sui prodotti certificati: e un requisito di legge.

Il regolamento d’uso e davvero obbligatorio?

Si. Per entrambe le figure il regolamento d’uso e parte integrante della domanda. Le sue modifiche vanno comunicate all’UIBM e l’inosservanza può portare alla decadenza del marchio.

Costa di più di un marchio normale?

Si, la tassa di deposito UIBM e di 337,00 euro contro i 101,00 euro del marchio individuale per la prima classe.